REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA ### In composizione collegiale, riunito in ### di Consiglio, nelle persone dei seguenti ### Dott.ssa ### rel./est.
Dott.ssa #### ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 2785/2020, trattenuta in decisione alla udienza del 25/05/2023, scaduti in data ### i termini concessi alle parti ex art. 190 c.p.c., e promossa da: (C.F./P.I. ) , in per sona del s uo ### e legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. ), con sede #######, , CAP S tradario , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, come da procura in calce all'atto di citazione notificato in data ### e depositato in data ###, dall'Avv. ### del ### di ### e dall'Avv. ### del ### di ### con studio ### P. ##### in , ### elettivamente domiciliata in , ### ona presso lo studio dell'Avv. ### ; -attrice
CONTRO in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ### c on s ede le gale in Val lefoglia ( PU), P .IVA rappresentata e difesa dall'Avv. ### del ### di ### con ### in ####, , giusta delega redatta, sottoscritta e autenticata in forma analogica, convertita in formato digitale ed allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data ###, elettivamente domiciliata in ####, , presso lo ### dell'Avv. ### -convenuta
OGGETTO: “azione di contraffazione di marchio, insegna, denominazione sociale e di dominio internet; richieste ex art. 118, 124, 126, 131 e 133 c.p.i; azione di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.; risarcimento del danno ex art. 125 c.p.i.” CONCLUSIONI Alla udienza del 25/05/2023 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale di udienza da intendersi ivi integralmente richiamato e trascritto.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 23 giugno 2020 sia alla controparte che all' la società c itava in giudizio la società per chiedere che venisse accertato e dichiarato che quest'ultima aveva compiuto atti di contraffazione dei marchi, della denominazione sociale, dell'insegna e dei nomi a dominio di parte attrice riconducibili al sintagma “ , che aveva compiuto atti in violazione dei diritti, anche d'autore, di sul disegno e modello comunitario registrato ###-0006, nonché che i comportamenti posti in essere da costituivano atti di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598. ### P. ### c hiedeva -inoltreche fosse disposta un'inibitoria ex art. 131 CPI, che venisse ordinato, ai sensi dell'art. 2599 c.c., qualsiasi ulteriore provvedimento ritenuto opportuno per impedire gli effetti dell'attività illecita posta in essere dalla convenuta, che venisse ordinato il trasferimento a titolo definitivo, del nome a dominio “lettiperdormire.it”, e di ogni altro nome a dominio contenente la dicitura “perdormire” a favore di parte attrice ai sensi dell'art. 118, comma 6, che venisse ordinato il ritiro dal commercio di ogni materiale riportante i segni contestati, oltre alla fissazione di una penale, al risarcimento del danno, alla pubblicazione della sentenza ed alle domande istruttorie.
Si evidenzia che nella presente sentenza ogni qualvolta viene indicata l'espressione s i fa riferimento alla immagine grafica riportata in atto di citazione che presenta sia la stilizzazione della lettera L di letti che assume la forma del letto e il per che diventa una X (di colore rosso).
In particolare, c hiedeva che venissero accolte le seguenti e testuali conclusioni: “Voglia l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: ### 1. ACCERTARE e ### che la convenuta, utilizzando il segno “Per Dormire”, da solo o unitamente ad altre parole, in forma verbale o grafica, in qualsiasi forma e modo, inclusi i segni “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o ed il do minio “lettiperdo rmire.it”, sa lvi se a ltri, ha po sto in esse re a tti di contraffazione dei marchi, della denominazione sociale, dell'insegna e dei nomi a dominio di parte attrice riconducibili al sintagma “PERDORMIRE”; 2. ACCERTARE e ### che la produzione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione, impiego del “letto cuore imbottito matrimoniale king size con contenitore”, come meglio specificato in narrativa, in qualsiasi modo denominato e/o contrassegnato, ed in ogni caso qualsiasi prodotto riproducente il disegno e modello comunitario registrato n. ###-0006 di parte attrice, costituiscono violazione dei diritti di su detto disegno e modello comunitario registrato n. ###-0006; ### 3. ACCERTARE e ### la produzione, offerta, commercializzazione, importazione, esportazione, impiego del “letto cuore imbottito matrimoniale king size con contenitore”, come meglio specificato in narrativa, in qualsiasi modo denominato e/o contrassegnato, ed in ogni caso qualsiasi prodotto riproducente il disegno e modello comunitario registrato n. ###-0006 di parte attrice costituisce violazione dei diritti d'autore di esclusiva titolarità dell'attrice; 4. ACCERTARE e ### che i comportamenti posti in essere da come meglio descritti in narrativa e di cui anche alle precedenti domande n. 1-3 costituiscono atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. nonché illecito civile ai danni di 5. previo accertamento della violazione dei diritti di marchio e/o dei diritti sul disegno e modello di parte attrice e/o della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., INIBIRE ex art. 131 C.P.I. in via definitiva alla convenuta l'ulteriore uso, produzione, commercializzazione, importazione, esportazione, distribuzione, immagazzinamento, offerta e pubblicizzazione di prodotti, di tutto il materiale pubblicitario, dei dépliants, dei cataloghi, della corrispondenza commerciale, delle insegne, del packaging, delle confezioni, degli imballaggi, delle etichette, dei cartellini, degli scontrini, dei profili di social networks, delle pagine ### anche su siti di commercio online, riproducenti in tutto o in parte i “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o o qualsiasi altro segno simile al marchio “ di parte attrice, in particolare inibendo l'uso di segni uguali o simili a “ , in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo, inclusi i prodotti, i materiali promozionali, sulla rete ### quale parola-chiave, link, meta-tag, nome di dominio, nickname, nei social network ed in qualsiasi altra forma; 6. previo accertamento della violazione dei diritti sul disegno e modello di parte attrice e/o della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., INIBIRE ex art. 131 C.P.I. in via definitiva alla convenuta l'ulteriore uso, produzione, commercializzazione, importazione, esportazione, distribuzione, immagazzinamento, offerta e pubblicizzazione del “letto cuore imbottito matrimoniale king size con contenitore”, come meglio specificato in narrativa, in qualsiasi modo denominato e/o contrassegnato, ed in ogni caso qualsiasi prodotto riproducente il disegno e modello comunitario registrato n. ###- 0006 di parte attrice; ### 7. previo accertamento degli atti di concorrenza leale ex art. 2598 c.c., ORDINARE, ai sensi dell'art. 2599 c.c., qualsiasi ulteriore provvedimento ritenuto opportuno, per impedire gli effetti dell'attività illecita posta in essere dalla resistente; 8. previo accertamento del diritto esclusivo di parte attrice sul segno “PERDORMIRE” e della registrazione in malafede e/o in violazione dell'art. 22 CPI da parte della convenuta, ### il trasferimento a titolo definitivo, del nome a dominio “lettiperdormire.it”, e di ogni altro nome a dominio contenente la dicitura “perdormire” a favore di parte attrice ai sensi dell'art. 118, comma 6, o, in subordine, ad ordinarne la cancellazione ordinando alla convenuta di compiere ogni atto necessario a tal fine ed ordinando altresì al NIC ed al ### o comunque all'### competente di provvedere alla cancellazione del suddetto nome a dominio a nome degli attuali intestatari e, se del caso, al loro trasferimento a nome di parte attrice; 9. ### alla convenuta il ritiro definitivo dal mercato dei depliant, delle insegne e di ogni altro supporto, materiale o immateriale, su cui siano apposti segni “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o o qualsiasi altro segno simile al marchio “ dell'attrice, o su cui sia raffigurato il “letto cuore imbottito matrimoniale king size con contenitore”, come meglio specificato in narrativa, in qualsiasi modo denominato e/o contrassegnato, ed in ogni caso qualsiasi prodotto riproducente il disegno e modello comunitario registrato n. ###-0006 di parte attrice, ai sensi dell'art. 124, 1 comma, ### ordinandone altresì la distruzione ai sensi dell'art. 124, 3 comma, ### 10. FISSARE fin da subito a carico della convenuta una somma, non inferiore ad ### 1.000, per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento contenuto nell'emananda sentenza, ai sensi dell'art. 124, 2 comma, ### 11. CONDANNARE la convenuta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 125 C.P.I. nella somma che sarà ritenuta provata in corso di causa o in una somma globale stabilita in base agli atti della causa, condannando le convenute, in ogni caso, alla restituzione degli utili, ai sensi dell'art. 125 c. 3 C.P.I, realizzati a seguito delle esposte violazioni nella misura in cui eccedano il lucro cessante o, in subordine, qualora esso non risulti provato, in sua alternativa; ### 12. In subordine al punto precedente, ### la convenuta al risarcimento del danno da calcolarsi in via equitativa. 13. ### ai sensi dell'art. 126 CPI, la pubblicazione della sentenza su La Repubblica e ### della ### a cura di parte attrice e con spese a carico delle convenute. 14. ### le convenute a rifondere a parte attrice spese, diritti ed onorari, C.T.U. e C.T.P., del presente procedimento e successive occorrende, compreso il rimborso forfetario, oltre IVA e C.P.A.
IN VIA ISTRUTTORIA: 15. DISPORRE, ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 c.p.c., 2711 c.c. e 121 CPI, - eventualmente per estratto ed adottando in ogni caso le misure più opportune per salvaguardare la riservatezza dei dati non essenziali ai fini della determinazione del danno -l'esibizione delle scritture contabili della convenuta nonché degli altri documenti aziendali riguardanti la fabbricazione, la commercializzazione e la promozione dei prodotti recanti o pubblicizzati con i marchi di cui è causa, nonché quelli relativi al “letto cuore imbottito matrimoniale king size con contenitore”, come meglio specificato in narrativa, in qualsiasi modo denominato e/o contrassegnato, ed in ogni caso qualsiasi prodotto riproducente il disegno e modello comunitario registrato n. ###-0006 di parte attrice; 16. DISPORRE - ai sensi dell'art. 121 bis CPI - l'interrogatorio del legale rappresentante della convenuta sulle seguenti circostanze di fatto: a) quantità di prodotti recanti i marchi in contestazione venduti dalla convenuta e quantità del prodotto “letto cuore imbottito matrimoniale king size con contenitore”, come meglio specificato in narrativa, in qualsiasi modo denominato e/o contrassegnato; b) fatturati corrispondenti ai prodotti venduti di cui al punto a) a partire dalla loro comparsa sul mercato sino ad oggi; c) identità dei clienti che hanno acquistato i prodotti di cui al punto a) e quantitativi di prodotto rispettivamente acquistati da ciascuno di essi; 17. DISPORRE una consulenza tecnica d'ufficio contabile - attribuendo al consulente il potere di acquisire, esaminare e verificare i dati ed i documenti contabili ed aziendali della convenuta - tesa ad accertare: a) i fatturati dei prodotti recanti i marchi contestati e del prodotto “letto cuore imbottito matrimoniale king size con contenitore”, come meglio specificato in narrativa, in qualsiasi modo denominato e/o contrassegnato; b) il numero di unità di prodotti di cui al punto a) prodotti e/o venduti o comunque commercializzati dalla convenuta nonché i nominativi dei clienti che hanno acquistato i prodotti di cui al punto a); c) gli utili compressivamente ricavati dalla convenuta sulla vendita di cui al punto b) nonché il margine di utile medio ricavato dalle convenute sui prodotti di cui si tratta; d) la royalty media presumibile praticata per la concessione di licenza di un marchio nel settore di cui si tratta; e) il margine operativo lordo ottenuto dall'attrice sui prodotti di cui al punto a).” ( conclusioni rassegnate (cfr. pagg. 60-67 dell'atto di citazione; come si dirà meglio infra le su citate conclusioni sono state modificate dalla difesa attorea nel corso del giudizio a seguito della rinuncia alle domande relative al modello-disegno del letto).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data ### si costituiva in giudizio ### la società convenuta rassegnando le seguenti e testuali conclusioni: “### all'###mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via principale e nel merito: 1)Accertata la eccepita carenza di novità e la mancanza del carattere individuale del marchio, del dominio per dormire e del modello della testiera letto a cuore prodotta da parte attrice, 2)accertata la mancanza dell'interferenza con il modello, il marchio e il dominio rivendicati e la mancanza della concorrenza sleale, 3)respingere tutte le richieste formulate da parte attrice. Con vittoria di spese diritti ed onorari.
IN VIA ISTRUTTORIA Si depositano i seguenti documenti: 1.catalogo 2016 Ci si riserva C.T.U., nonché di indicare i testi e formulare le circostanze nei termini di cui all'art. 183 c.p.c..” (cfr. conclusioni rassegnate alle pagg. 11 e 12 della citata comparsa).
Alla prima udienza fissata per il giorno 14 gennaio 2021, la difesa della società eccepiva l'inammissibilità della domanda n. 1 di controparte in quanto costituita tardivamente con conseguente decadenza dalla proposizione di domande riconvenzionali e comunque dalle eccezioni non rilevabili d'ufficio. La difesa di parte convenuta rilevava invece di non aver proposto domanda riconvenzionale ma sollevato una eccezione in senso stretto al solo fine di paralizzare le domande attore (cfr. verbale della prima udienza). ### assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 numeri 1, 2 e 3 c.p.c. e fissava per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova l'udienza del 10 giugno 2021. ### Le parti depositavano le memorie ex art. 183 c.p.c., VI n. 1, 2 e 3 (la difesa di parte attore nella memoria depositata ex art. 183 comma VI c.p.c. n. 1 ha confermato e non modificato le conclusioni rassegnate in citazione; ugualmente dicasi per la società convenuta).
All'udienza del 10 giugno 2021, entrambe le parti insistevano nelle rispettive richieste istruttorie opponendosi a quelle avversarie per quanto già dedotto in atti. ### riservava la decisione (cfr. verbale di udienza).
Con ordinanza del 28 giugno 2021, il G.I. rigettava la richiesta di prova per interpello richiesta dalla difesa attorea, ammetteva le prove per testi richiesta dalla difesa di parte convenuta, limitando a tre il numero dei testi da escutere e fissava per l'escussione dei testi ammessi l'udienza del 14 ottobre 2021. Riservava inoltre ogni decisione sulla richiesta di ### avanzata sempre in atto di citazione, e su quella avanzata ex art. 210 c.p.c. all'esito della prova testimoniale (cfr. ordinanza in atti che ivi si richiama e conferma integralmente).
Alla successiva udienza del 14 ottobre 2021 non si presentava nessuno dei tre testimoni di am messi e il Tribunale rinviava per l'escussione dei testi alla udienza del 27 gennaio 2022. La causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 17 febbraio 2022 nella quale venivano sentiti i tre testi della convenuta: i ###ri e n onché la ###ra .
La difesa della società insisteva inoltre nella richiesta di CTU e in quella avanzata ex art. 210 c.p.c. e chiedeva la revoca dell'ordinanza istruttoria nella parte in cui non era stato ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta ai sensi dell'art. 121 bis C.p.i.
La convenuta si opponeva alla CTU e alla istanza ex art. 210 c.p.c. per le ragioni evidenziate in atti e chiedeva il rigetto della istanza di revoca della ordinanza. ### riservava la decisione.
Con ordinanza del 23 febbraio 2022, il Tribunale riteneva di non poter accogliere l'istanza di revoca dell'ordinanza del 28 giugno 2021 avanzata dalla difesa attorea nella parte in cui non era stato ammesso l'interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta, ### riteneva di non procedere alla ulteriore istruzione della causa e mandava la causa in decisione. ### fissava inoltre per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 22 dicembre 2022 (cfr. ordinanza che ivi si richiama e conferma integralmente).
Parte attrice dichiarava di rinunciare alle domande relative all'accertamento della violazione del diritto d'autore e della contraffazione del proprio disegno e modello comunitario registrato n. ###-0006, nonché alle domande ad esse conseguenti (compresa la domanda di inibitoria ex art. 131 CPI e di ritiro dal commercio e di distruzione ex art. art. 124, commi n. 1 e 3, CPI, limitatamente alla violazione del suddetto modello comunitario) ed insisteva invece per l'accoglimento delle restanti domande, precisando le proprie conclusioni, come da foglio separato depositato sul ### come segue: “ ### l'###mo Tribunale adito, contrariis rejectis: ### 1. ACCERTARE e ### che la convenuta, utilizzando il segno “PERDORMIRE”, da solo o unitamente ad altre parole, in forma verbale o grafica, in qualsiasi forma e modo, inclusi i segni “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o ed il do minio “lettiperdo rmire.it”, sa lvi se a ltri, ha po sto in esse re a tti di violazione dei diritti e di contraffazione dei marchi, della denominazione sociale, dell'insegna e dei nomi a dominio di parte attrice riconducibili al sintagma “PERDORMIRE” come descritti in narrativa e per tutti i motivi di cui in narrativa; 2. ACCERTARE e ### che i comportamenti posti in essere da come meglio descritti in narrativa e di cui anche alla precedente domanda n. 1 costituiscono atto di concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598 c.c. nonché illecito civile ai danni di 3. previo accertamento della violazione dei diritti di marchio e/o della concorrenza sleale ex art. 2598 c.c., INIBIRE ex art. 131 C.P.I. in via definitiva alla convenuta l'ulteriore uso, produzione, commercializzazione, importazione, esportazione, distribuzione, immagazzinamento, offerta e pubblicizzazione di prodotti, di tutto il materiale pubblicitario, dei dépliants, dei cataloghi, della corrispondenza commerciale, delle insegne, del packaging, delle confezioni, degli imballaggi, delle ### etichette, dei cartellini, degli scontrini, dei profili di social networks, delle pagine ### anche su siti di commercio online, riproducenti in tutto o in parte i segni “PERDORMIRE”, “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o o qualsiasi altro segno simile al marchio “ di parte attrice, in particolare inibendo l'uso di segni uguali o simili a “ , in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo, inclusi i prodotti, i materiali promozionali, sulla rete ### quale parola-chiave, link, meta-tag, nome di dominio, nickname, nei social network ed in qualsiasi altra forma; 4. previo accertamento degli atti di concorrenza leale ex art. 2598 c.c., ### ai sensi dell'art. 2599 c.c., qualsiasi ulteriore provvedimento ritenuto opportuno, per impedire gli effetti dell'attività illecita posta in essere dalla convenuta; 5. previo accertamento del diritto esclusivo di parte attrice sul segno “PERDORMIRE” e della registrazione in malafede e/o in violazione dell'art. 22 CPI da parte della convenuta, ### il trasferimento a titolo definitivo, del nome a dominio “lettiperdormire.it”, e di ogni altro nome a dominio contenente la dicitura “perdormire” a favore di parte attrice ai sensi dell'art. 118, comma 6, o, in subordine, ad ordinarne la cancellazione ordinando alla convenuta di compiere ogni atto necessario a tal fine ed ordinando altresì al NIC ed al ### o comunque all'### competente di provvedere alla cancellazione del suddetto nome a dominio a nome degli attuali intestatari e, se del caso, al loro trasferimento a nome di parte attrice; 6. ### alla convenuta il ritiro definitivo dal mercato dei depliant, delle insegne e di ogni altro supporto, materiale o immateriale, su cui siano apposti i segni “PERDORMIRE”, “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o o qualsiasi altro segno simile al marchio “ dell'attrice, come meglio specificato in narrativa, ai sensi dell'art. 124, 1 comma, ### ordinandone altresì la distruzione ai sensi dell'art. 124, 3 comma, ### 7. FISSARE fin da subito a carico della convenuta una somma, non inferiore ad ### 1.000, per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento contenuto nell'emananda sentenza, ai sensi dell'art. 124, 2 comma, #### 8. ### la convenuta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 125 C.P.I. nella somma che sarà ritenuta provata in corso di causa o in una somma globale stabilita in base agli atti della causa, condannando la convenuta, in ogni caso, alla restituzione degli utili, ai sensi dell'art. 125 c. 3 C.P.I, realizzati a seguito delle esposte violazioni nella misura in cui eccedano il lucro cessante o, in subordine, qualora esso non risulti provato, in sua alternativa; 9. In subordine al punto precedente, ### la convenuta al risarcimento del danno da calcolarsi in via equitativa. 10. ### ai sensi dell'art. 126 CPI, la pubblicazione della sentenza su La Repubblica e ### della ### a cura di parte attrice e con spese a carico della convenuta. 11. ### la convenuta a rifondere a parte attrice spese, diritti ed onorari, C.T.U. e C.T.P., del presente procedimento e successive occorrende, compreso il rimborso forfetario, oltre IVA e C.P.A. 12. RIGETTARE la domanda n. 1 di parte convenuta in quanto inammissibile per tutte le ragioni esposte in narrativa. 13. In ogni caso, ### tutte le domande formulate da parte convenuta in quanto infondate in fatto e diritto.
IN VIA ISTRUTTORIA: 14. DISPORRE, ai sensi e per gli effetti degli artt. 210 c.p.c., 2711 c.c. e 121 CPI, - eventualmente per estratto ed adottando in ogni caso le misure più opportune per salvaguardare la riservatezza dei dati non essenziali ai fini della determinazione del danno -l'esibizione delle scritture contabili della convenuta nonché degli altri documenti aziendali riguardanti la fabbricazione, la commercializzazione e la promozione dei prodotti recanti o pubblicizzati con i marchi di cui è causa, come meglio specificato in narrativa; 15. DISPORRE - ai sensi dell'art. 121 bis CPI - l'interrogatorio del legale rappresentante della convenuta sulle seguenti circostanze di fatto: d) quantità di prodotti recanti i marchi in contestazione venduti dalla convenuta, come meglio specificato in narrativa; e) fatturati corrispondenti ai prodotti venduti di cui al punto a) a partire dalla loro comparsa sul mercato sino ad oggi; f) identità dei clienti che hanno acquistato i prodotti di cui al punto a) e quantitativi di prodotto rispettivamente acquistati da ciascuno di essi; 16. DISPORRE una consulenza tecnica d'ufficio contabile - attribuendo al consulente il potere di acquisire, esaminare e verificare i dati ed i documenti contabili ed aziendali della convenuta - tesa ad accertare: f) i fatturati dei prodotti recanti i marchi contestati, come meglio specificato in narrativa; g) il numero di unità di prodotti di cui al punto a) prodotti e/o venduti o comunque commercializzati dalla convenuta prodotti di cui al punto a); h) gli utili compressivamente ricavati dalla convenuta sulla vendita di cui al punto b) nonché il margine di utile medio ricavato dalla convenuta sui prodotti di cui si tratta; i) la royalty media presumibile praticata per la concessione di licenza di un marchio nel settore di cui si tratta; j) il margine operativo lordo ottenuto dall'attrice sui prodotti di cui al punto a). 17. Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli: - il ### (C.F . ) nato a il e residente ###qualità di legale rappresentante pro tempore ed ### della su l seguente capitolo: a) “### che la dichiarazione dell'8 febbraio 2021, depositata da parte attrice sub doc. 70 e relativa al fatturato ed agli investimenti pubblicitari per il marchio “ negli anni 2015-2019, è stata da Lei resa e sottoscritta sulla base delle scritture contabili nelle quali trova pieno riscontro”; 18. Si chiede inoltre il rigetto delle istanze istruttorie avversarie. Con riserva di ulteriori eccezioni e/o contestazioni all'esito dell'esame della precisazione delle conclusioni avversarie in sede di udienza di precisazione delle conclusioni.” Alla suddetta udienza di precisazione delle conclusioni, altresì esibiva e chiedeva di essere autorizzata a depositare, quale doc. n. 73, la decisione adottata in data ### dalla EUIPO relativamente al marchio “Per Dormire” in quanto rilevante per la decisione della presente controversia. ### autorizzava parte attrice al deposito telematico del suddetto documento entro il 13 gennaio 2023 e rinviava alla udienza del 25 maggio 2023 con onere di parte attrice di depositare fino al 10 maggio 2023 note scritte sulla rilevanza del citato documento e a parte convenuta termine fino al 19 maggio 2023 per il deposito di note relative sempre alla rilevanza del predetto documento.
Le parti depositavano le note scritte nei suddetti termini.
All'udienza del 25 maggio 2023 il ### assegnava i termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica e all'esito riservava di ##### riferire al Collegio per la decisione (entrambe le difese hanno provveduto al rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e memorie di replica).
Orbene ciò sinteticamente (ma doverosamente) riportato e passando all'esame del merito della controversia questo Tribunale ritiene che le domande attoree siano fondate nei limiti che si vanno ad esporre.
Vanno rigettate invece le eccezioni sollevate dalla difesa di parte convenuta perché destituite di fondamento.
Si è giunti a tale conclusione sulla base delle motivazioni di fatto e di diritto che si vanno ad illustrare.
Occorre innanzitutto premettere che, avendo la società rinunciato alle domande relative all'accertamento della violazione del diritto d'autore e della contraffazione del proprio disegno e modello comunitario registrato n. ###-0006, nonché alle domande ad esse conseguenti (compresa la domanda di inibitoria ex art. 131 CPI e di ritiro dal commercio e di distruzione ex art. art. 124, commi n. 1 e 3, CPI, limitatamente alla violazione del suddetto modello comunitario), il presente giudizio resta quindi limitato alle domande relative ai marchi “Perdormire” ivi azionati (come è noto “La rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione”; cfr. fra le tante Cass. 2019 n. ###).
Prime di procedere all'esame delle singole domande è necessario rilevare che la difesa attorea -nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema disputandum (vedasi atto di citazione e successiva memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.)- ha dedotto in fatto (in sintesi e per quanto d'interesse) che: - Il utilizzava da molti anni il marchio “PerDormire” registrato sia a livello italiano che a livello comunitario ed internazionale, nonché in moltissimi stati esteri per identificare i prodotti di sua produzione (doc. 5); - fra i marchi registrati vi erano: 1) il Marchio italiano depositato il ### con domanda n. ### e registrato il ### con il n. ###, rinnovato con domanda n. #### del 03.06.2009, concessa in data ### con il n. ### e successivamente rinnovato con domanda n. ###3766 del 10/04/2019, concessa in data ### con n. ###3766, per la classe 20 (doc. 18; il marchio è costituito dalla scritta ### a caratteri di fantasia in cui sopra la lettera I vi è un punto a forma di cuore); 2) Marchio italiano depositato il ### con domanda n. ### e registrato in data ### con il n. ###, per le classi 20 e 24 (doc. 19; il marchio è costituito dalla scritta in cui sopra la I vi è un punto a forma di cuore, racchiuso in un ovale e con sopra l'immagine di un orso che dorme sopra un materasso); -3) Marchio italiano depositato il ### con domanda n. ### e concesso il ### con il n. ### per le classi , 24, 35 e 38 (doc. 20;) - Il marchio “PerDormire” veniva utilizzato da per contraddistinguere la sua principale linea di prodotti ed era presente, oltre all'### in oltre 30 mercati internazionali. - Il marchio in questione poteva essere definito come un “brand nativo digitale” ossia un marchio che nasce e vive come realtà direct-to-consumer, usando il web come mezzo primario di interazione con il consumatore (cfr. doc. ###). - Parte attrice usava altresì da lungo tempo il sito “perdormire.com” per pubblicizzare i propri prodotti (docc. 6, 7, 8). - Il marchio “PerDormire” era stato inoltre ampiamente usato e pubblicizzato nel corso degli anni, uso che aveva conferito al marchio anche un acclarato “secondary meaning” e, in ogni caso, lo aveva reso a tutti gli effetti un marchio rinomato; - a titolo esemplificativo, veniva prodotto un catalogo risalente a prima del 2005 essendo indicata in calce la vecchia sede legale e lo stabilimento di ### (doc. 21); il catalogo generale di Gennaio 2005 (doc. 22); catalogo generale 2006 (doc. 23); catalogo generale progetto monomarca “sleeping store” del 2006 (doc. 24); rivista ### del 2006 con pubblicità del marchio in ### (doc. 25); brochure di invito a vistare lo ### stand “PerDormire” al ### del ### del 2007 (doc. 26); catalogo “PerDormire” del 2008 (doc. 27); cataloghi per l'### degli anni 2015-2020 (doc. ###). - In particolare, durante l'esposizione 2012 lo stand della “ aveva ospitato gli attori protagonisti della serie televisiva di successo “### Criminale”, andata in onda su Sky e su ### 1 dal novembre 2008 al febbraio 2012 e vista da più di 400.000 spettatori a puntata (### - a dimostrazione dell'ampio investimento pubblicitario sul marchio venivano allegate una serie di iniziative promozionali suddivise per anno (come partecipazione a fiere anche internazionali fin dal 2006); - fra le diverse forme promozionali adottate nei precedenti scritti difensivi venivano segnalati i seguenti: a) ### di testimonial di prestigio come Ale &### (cfr. doc. 59) e la famosa showgirl che è testimonial dei prodotti “PerDormire” dal 2010 (cfr. docc. 33-38 e doc. 45); - Con l'ausilio dei suddetti personaggi di spicco nel panorama televisivo italiano, av eva r ealizzato un a c ampagna pu bblicitaria per i pr odotti a m archio “ e gli spot erano andati in onda nelle principali reti televisive italiane; Sponsorizzazione del ### nel 2007 (doc. 30); c) ### di testimonials per video ### (### 46); d) Sponsorizzazione di eventi calcistici con cartelloni pubblicitari che contenevano il marchio presente nel corso dei principali eventi calcistici nazionali ed internazionali, sport di cui più del 40% degli italiani si definiva tifoso (doc. 47 - Indagine demos&pi Settembre 2012). In particolare, il ### (doc. 48) realizzato da (s ocietà leader nel settore della ricerca e consulenza nel marketing sportivo internazionale) dimostrava come la presenza di cartelloni pubblicitari a marchio “ durante il ### calcistico “### 2012” trasmesso in diretta su il 1° giugno 2012 si era concretizzata in più di 18 ore di copertura televisiva dell'evento ed in milioni di visualizzazioni su social media quali ### o ### e) ### cartelloni pubblicitari con il marchio erano stati mostrati durante altre partite della ### (doc. 49 - ### vs ### del ### 07.09.2012 in diretta su con una media di 7.048.000 telespettatori pari al 30.7% di share; doc. 50 - ### vs ### del 26.03.2013 con una media di 8.500.000 spettatori); presenti nello ### di ### (doc. 51 - Serie A - ### vs del 30.09.2012; doc. 52 - ### vs 31.10.2012) e nello ### di Napoli (doc. 53 - ### - Napoli vs 07.12.2012). f) Il marchio era stato presente con esposizione in prima fila negli stadi ### di Napoli ed ### di ### per l'intero campionato di calcio di serie A (doc. 54) nonché in occasione di partite di ### giocate nei predetti stadi, come ad es. de l 06.12.2012 (doc. 55); g) Collaborazioni con squadre di calcio che avevano comportato la realizzazione di materassi e guanciali ufficiali a marchio “ (doc. 56) per #### ed ; ### anche mediante l'utilizzo di volantini (doc. 59), g) Partecipazione, tramite il proprio ### of ### & ### al noto programma televisivo italiano “### in Incognito”; - Come ulteriore prova della diffusione e rinomanza del marchio “ vi erano altresì i numerosi articoli di stampa (doc. 60 con relativa dichiarazione di terzietà da parte dell'agenzia che ne aveva curato la collezione e pubblicazione, depositata sub doc. 68), pubblicazioni su riviste specializzate (doc. ###) e premi ricevuti (doc. 61). - Il marchio “ era inoltre molto usato sui social networks: la presenza social di “ su ### risaliva al 2011, mentre l'utilizzo dell'hashtag ### risaliva al 2013 come confermato dalla relazione svolta dall'### di ### e ### che analizzava la presenza del brand sui principali social networks (doc. 69). - Da quanto precede era evidente che l'investimento pubblicitario per promuovere il marchio “ era stato ed era altissimo. - Tali investimenti pubblicitari erano cresciuti notevolmente negli ultimi cinque anni (2015-2019) fino ad arrivare all'importo di ### 4.658.290,00 per il solo anno 2019, come risultava dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio depositata sub doc. 70 del ### legale rappresentante confermata dalla dichiarazione del revisore contabile e ### del Collegio Sindacale della (doc. n. 71); - er a presente in modo capillare sul territorio italiano (doc. 40) e dell'### oltre che mondiale (doc. 41, 42, 43), con oltre 100 punti vendita monomarca ad insegna “ distribuiti in modo capillare su tutto il territorio nazionale (cfr. doc. 44); - Ad ulteriore sostegno della rinomanza dal marchio sul territorio italiano, nonché del suo secondary meaning, vi era il risultato di una recente indagine di mercato curata dalla società (d oc. 62). D a t ale in dagine, emer geva c hiaramente c he, nonostante il settore di riferimento era molto affollato, il marchio “ aveva un livello di conoscenza generale molto buono sul mercato italiano; - Il carattere distintivo acquisito del marchio di parte attrice era stato riconosciuto dall'### con la decisione del 9 novembre 2022 (doc. 73); - La decisione del 9 novembre 2022 sopra commentata era conforme altresì ad un'altra decisione dell'### resa nel giudizio di opposizione proposta dall'attrice e fondata sul proprio marchio “PerDormire” contro il marchio “ (### 02/12/2022, B 3 149 567, ### , o pposizione c he er a stata pienamente accolta in quanto era stata rilevata una somiglianza tra i segni con conseguente confusione per i consumatori. In tale decisione veniva affermato, in riferimento al marchio “PerDormire”, che “il marchio anteriore era stato usato in modo intensivo e godeva di un ambito di protezione accresciuto”. - Nelle more, anche in ### l' in data 15 marzo 2023 (cfr. doc. 74), aveva accolto l'opposizione proposta da parte attrice contro il marchio “ (### sizione N. ###9223, per c on m otivazioni del t utto anal oghe a quelle già affermate nelle decisioni appena citate, e aveva nuovamente riconosciuto il carattere distintivo accresciuto del marchio “PerDormire”; ### - Il segno “PerDormire” veniva -altresì- utilizzato dall'attrice da molti anni anche come insegna per i negozi monomarca di parte attrice. Ciò risultava dai documenti sopra richiamati (cfr. docc. 40-44) e dalla visura camerale dalla visura camerale che indicava come insegna il marchio “ oltre che l'acquisizione della società ### S.r.l. (cfr. doc. 1) che gestiva fin dal 2003 i negozi a marchio “ . - “PerDormire” quindi, oltre che come marchio, veniva usato come denominazione sociale della ### S.r.l. (oggi acquisita dalla . - Il segno “PER DORMIRE” veniva utilizzato da molti anni come nome a dominio. - Parte attrice era infatti titolare di numerosi domini ### incorporanti il marchio “ (doc. 63) ed in particolare dei seguenti: a) perdormire.com (cfr. docc. 6- 7), registrato il ### e che ha ricevuto oltre 14.778.308 di visite (cfr. doc. 8); b) r egistrato il ### e c he o perava un r edirect s ul s ito Int ernet www.perdormire.com di parte attrice (doc. 64); c) , registrato in data ### e che operava un redirect sul sito ### www.perdormire.com di parte attrice (doc. 65). - I domini di cui sopra era stati sempre stati attivi ed utilizzati per pubblicizzare i prodotti a marchio “ come era facile constatare consultando il sito archive.org che “cattura” e conserva gli screenshot dei siti attivi nel tempo (doc. 66); - era venuta a conoscenza del fatto che la convenuta utilizzava il segno “PerDormire” a vario titolo ed in modo del tutto identico o comunque fortemente simile al segno oggetto delle privative dell'attrice; - in particolare, il segno in questione veniva utilizzato da - società che operava nel medesimo settore dell'attrice, ossia quello del riposo ed è quindi una diretta concorrente di (doc. 9) - con le seguenti modalità: 1) sul portale di vendita online www.amazon.it, per offrire al pubblico e pubblicizzare i propri prodotti, sul quale appariva nel seguente modo: “ (doc.10: certificazioni notarili delle pagine del sito ### www.amazon.it); 2) come nome a ### dominio; aveva infatti registrato il domain name “lettiperdormire.it” in data ### (doc. 11), il quale era collegato al sito web della convenuta www.lettiperdormire.it (docc. 12, 13), sul quale la convenuta pubblicizzava e vendeva online i propri prodotti (doc. 14); 3) nonché sul sopra menzionato sito web www.lettiperdormire.it sul quale appariva nei seguenti modi: letti### (con la stilizzazione della lettera L di letti che assumeva la forma del letto e il per che diventava una X) e “###it” (cfr. doc. 12, 13). - sussisteva non solo la somiglianza fra i marchi ma anche il rischio di confusione sul mercato dato dalla somiglianza tra i prodotti ed i servizi che i marchi rispettivamente contraddistinguevano; - I segni utilizzati dalla contraddistinguevano prodotti come materassi, letti e componenti degli stessi, reti, tutti rientranti nella classe 20 rivendicata dal marchio italiano n. ### così come dagli altri marchi e segni di parte attrice, per cui sussisteva una totale identità di prodotti. - Il marchio italiano depositato il ### con domanda n. ### e concesso il ### con il n. ### dell'attrice (doc. 20) era stato registrato anche per la classe 35 relativa ai servizi di vendita al dettaglio ed online. - la convenuta utilizzava il segno “Per Dormire” anche per i suddetti servizi ((cfr. docc. 10, 12, 13 e 14) - Sussisteva pertanto anche una totale identità di servizi; - Nel caso di specie, il rischio di confusione era fortissimo ma ancora più forte era il rischio di associazione in quanto il consumatore poteva essere indotto a ritenere che i prodotti “### Dormire” fossero una particolare linea di materassi della “PER vista l'assoluta vicinanza tra i segni; - comunque il marchio “PerDormire” dell'attrice era senz'altro un marchio non solo noto ma anche rinomato al quale quindi doveva essere riconosciuta una tutela ultramerceologica secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 1, lett. c) del C.P.I. che consentiva al titolare di un marchio anteriore di vietare a terzi di usare nell'attività ### economica “un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi anche non affini (…) se l'uso del segno, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti e servizi, senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi”; - la registrazione del nome a dominio “lettiperdormire.it” (cfr. doc. 11) era avvenuta in mala fede ovvero in violazione degli artt. 22 C.P.I., 133 C.P.I. e 118 comma 6 C.P.I; - gli atti posti in essere dalla convenuta configuravano altresì un'ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 1, 2, 3 c.c. (cfr. atto di citazione e successiva memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.c.).
Orbene in diritto va necessariamente premesso che: - ###.13, 1) del ### della ### dispone che non possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni privi di carattere distintivo, e in particolare: - ### che consistono esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio; - ### costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscano, come i segni che in commercio possono servire a designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l'epoca di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio o altre caratteristiche del prodotto o servizio; - tuttavia, l'articolo 13, comma 2 del ### della ### dispone che, in deroga al divieto di registrazione dei marchi privi di carattere distintivo: “Possono costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni che prima della domanda di registrazione, a seguito dell'uso che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo”. In questa ipotesi si disciplina il caso in cui il marchio abbia acquisito capacità distintiva prima della registrazione; - Il comma 3 dello stesso articolo, invece, disciplina il caso in cui il marchio abbia acquisito capacità distintiva dopo la registrazione e prevede che esso non possa essere dichiarato nullo se, a seguito dell'uso che ne è stato fatto, ha acquisito capacità distintiva. - In ambito europeo, l'articolo 7 comma 3 del regolamento 2017/1001 sul marchio dell'### ammette alla registrazione i marchi che, pur originariamente privi di carattere distintivo: “abbiano acquistato per tutti i prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione, un carattere distintivo in seguito all'uso che ne è stato fatto”; - dunque è principio consolidato quello per cui il carattere descritto o distintivo di un marchio deve essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti e dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, della percezione che ne ha il pubblico di riferimento (cfr. Corte Giust. UE 20 ottobre 2011, cause C-344/10 P e C-345/10 P, /### vedi, altresì, Cass. 14 maggio 2020, n. 8942); - infatti, la validità di un marchio non viene meno per la presenza di un elemento descrittivo qualora questo sia accompagnato da una qualche differenziazione, che può essere costituita da aggiunte di prefissi o suffissi, nonché da particolari distorsioni o combinazioni delle parole, che gli attribuiscano una propria individualità distinta da quella delle singole locuzioni che lo compongono (cfr. anche in motivazione Cass. 2023 n. 22916); - Se, dunque, la prima norma (comma 1) intende evitare di concedere diritti di esclusiva a parole o segni che sono meramente collegati al tipo merceologico senza carattere di originalità, in quanto strutturati su espressioni che si limitano a richiamare la qualità merceologica o la funzione produttiva, oppure una caratteristica tecnica del prodotto (fra le altre, Cass. 23 febbraio 1998, n. 1929), le successive disposizioni pongono un'eccezione sia al divieto di registrazione, sia alla (pronuncia di accoglimento della domanda di) nullità del marchio, allorché il segno abbia acquistato carattere distintivo prima della proposizione della domanda o eccezione di nullità; - Sono definiti deboli i marchi in sé carenti, in tutto o in parte, di carattere distintivo: e la debolezza risiede per l'appunto in ciò, che il titolare non può pretendere una esclusiva su un marchio in sé mancante di attitudine distintiva (Cass. 26 giugno 1996, n. 5924; ### Cass. 2 agosto 1990, n. 7768; Cass. 30 gennaio 1985, n. 573; Cass. 28 ottobre 1982, 5633). - Tali marchi, carenti del requisiti di cui al primo comma dell'articolo 13 del codice della proprietà industriale, non possono -tuttaviaessere dichiarati o considerati nulli perché privi di capacità distintiva quando tale capacità abbiano acquisito ai sensi del terzo comma dello stesso articolo 13, il quale contempla una vera e propria sanatoria della nullità per mancanza di capacità distintiva, alla quale ci si riferisce con l'espressione «secondary meaning»; - Come la Suprema Corte ha già ritenuto (cfr., tra le altre, Cass. 18 maggio 2018, n. 12368; Cass. 19 aprile 2016, n. 7738, Cass. 2022 n. 53), l'art. 13, comma 1, cit. intende evitare di concedere diritti di esclusiva a parole o segni che siano meramente collegati al tipo merceologico senza carattere di originalità, in quanto strutturati su espressioni che si limitino a richiamare la qualità merceologica o la funzione produttiva, oppure una caratteristica del prodotto; le successive disposizioni pongono un'eccezione sia al divieto di registrazione, sia alla (pronuncia di accoglimento della domanda di) nullità del marchio, allorché il segno abbia acquistato carattere distintivo prima della proposizione della domanda o della eccezione di nullità. - Si tratta del c.d. secondary meaning il quale, secondo il senso letterale dell'espressione ("significato secondario", inteso sia come successivo, sia come aggiunto) e le ricostruzioni degli interpreti, si verifica tutte le volte in cui un segno, originariamente sprovvisto di capacità distintiva per genericità, mera descrittività o mancanza di originalità, si trovi ad acquistare, in seguito, tali capacità, in conseguenza del consolidarsi del suo uso sul mercato. In détta ipotesi, l'ordinamento recepisce il dato di fatto dell'acquisizione successiva e "secondaria" della "distintività", attraverso un meccanismo di "convalidazione" del segno. - Si è rilevato come il citato art. 13 c.p.i. abbia codificato un principio già affermato in giurisprudenza, secondo cui può divenire valido un marchio che, pur originariamente privo di carattere distintivo, tale carattere abbia acquisito nel tempo per l'uso che ne sia stato fatto (Cass. 3 aprile 2009, n. 8119; e v. Cass. 26 gennaio 1999 n. 697). - In sostanza, è soprattutto per effetto della elevata diffusione commerciale, a sua volta sovente dipendente da massicci investimenti pubblicitari ed azzeccate strategie di marketing, che un marchio inizialmente privo di capacità distintiva può acquistarla: ciò, in quanto massicce attività di pubblicizzazione del marchio possono indurre ad una radicale trasformazione della sua percezione distintiva nel mercato dei consumatori, nel quale si sia diffusa l'identificazione del prodotto contraddistinto dal marchio, sebbene questo consti in origine di un termine generico. - ### del processo comporta la possibilità per il titolare del marchio di agire in contraffazione; - Tale fenomeno, elaborato ai fini della c.d. riabilitazione o convalidazione del segno originariamente privo di capacità distintiva, giacché mancante di originalità ovvero generico o descrittivo e che, tuttavia, finisce con il riceverla dall'uso che ne viene fatto nel mercato (v. Cass. n. 697/1999, n. 8119/2009), è stato utilizzato per cogliere ogni evoluzione della capacità distintiva, cioè anche come rafforzamento della capacità distintiva del marchio in origine debole (ma non nullo) che divenga successivamente forte attraverso la diffusione, la propaganda e la pubblicità (v. Cass. n. 4294/1974, n. 2884/1985, n. 18920/2004, n. 10071/2008; cass. 2015 n. 22953); - onde, in presenza di un fenomeno di "secondary meaning", va riconosciuta al marchio "originariamente" debole la stessa tutela accordata ai marchi "originariamente" forti e l'accertamento della relativa contraffazione va effettuato secondo i criteri che presiedono alla tutela del marchio forte, atteso che il segno risultante in origine caratterizzato da una minor capacità individualizzante, una volta pervenuto alla convalidazione dovuta all'uso, abbisogna della più rigorosa tutela riconosciuta al marchio forte, in mancanza della quale anche le lievi modificazioni che il marchio debole deve invece tollerare otterrebbero l'effetto di frustrare il risultato conseguito attraverso l'uso di mercato.(Cass 5091/00-Cass 12940/03 — v. anche Cass 10071/08); - l'onere di dimostrarne la secondarizzazione grava sul titolare del marchio. - Oggetto dell'onere della prova, in questo caso, non è nonostante che il fenomeno suddetto dipenda dall'uso intenso della parola, tanto da divenire distintiva per il pubblico dei consumatori - l'esistenza di investimenti pubblicitari in sé, ma la rinomanza acquisita dal segno. - Sotto tale profilo, infatti, ben può un marchio divenuto distintivo per effetto della cd. secondarizzazione conservare anche un uso generico e comune, posto che, con tale fenomeno, la parola comune, mentre mantiene il significato originario, al contempo ne assume uno secondario di segno distintivo del prodotto nella mente dei consumatori, che finiscono per attribuire al termine utilizzato non solo il significato originario, ma anche quello di indicatore della provenienza dei prodotti da una determinata impresa, cui esso viene spontaneamente associato. - Il titolare del marchio deve assolvere l'onere della prova, che su di lui incombe, della convalidazione del marchio, e che ciò può fare unicamente dimostrando che la percezione del pubblico dei consumatori con riguardo al segno sia cambiata, avendo esso acquistato il significato secondario riconoscibile in equivocamente; - ciò può essere dimostrato con ogni mezzo di prova (ove non soccorra il fatto notorio), al fine di offrire un'adeguata dimostrazione dello slittamento semantico della parola nella percezione del pubblico dei consumatori (cfr. sentenza Cass. del 2006 sul caso ove la S.C. ha evidenziato la rilevanza delle indagini demoscopiche: “Con riguardo alle indagini demoscopiche, in particolare, proprio nel settore in questione esse possono rivelarsi necessarie (ove non soccorra il fatto notorio), al fine di offrire un'adeguata prova dello slittamento semantico della parola nella percezione del pubblico dei consumatori”. La S.C. inoltre precisa: “o si reputa attendibile la consulenza di parte, ed allora vanno tratte le conseguenze scaturenti dal dato da essa risultante; o si ritiene il contrario, ed allora va consentita l'offerta di prova formata in giudizio anche con apposita ripetizione officiosa dell'indagine. In dette evenienze, la consulenza sarà volta, in particolare, ad accertare se la parola abbia nella specie ### acquisito un secondary meaning, in quanto percepita dal pubblico in modo autonomo come marchio speciale, anche ove riferibile ad un prodotto della più generale serie contrassegnata dal marchio generale. Ciò in quanto non sono, in se stessi, i mezzi utilizzati allo scopo (gli investimenti pubblicitari) che possono offrire elementi determinanti nell'applicazione di tali principi, quanto piuttosto la risposta del pubblico, onde la particolare importanza di indagini demoscopiche”. Cfr. anche Direttive di marchi, parte c opposizione, sezione 5 marchi che godono di notorietà (articolo 8, paragrafo5 RMUE), paragrafo 3.1.4.4; occorre ricordare che le direttive dell'### dell'### europea per la proprietà intellettuale (“EUIPO”) prevedono che tra i mezzi probatori pertinenti per dimostrare la notorietà, la rinomanza o il secondary meaning le indagini demoscopiche sono considerate come “i mezzi più idonei per provare le affermazioni relative al grado di conoscenza del marchio, alla quota di mercato da esso detenuta o alla posizione occupata sul mercato rispetto ai prodotti dei concorrenti”. Infine va rammentato che la Corte di Giustizia (7.7.2005, C-353/03) ha affermato in proposito che “gli elementi idonei a dimostrare che il marchio è divenuto adatto a distinguere il prodotto o servizio di cui trattasi debbono essere valutati globalmente” e che “possono essere presi in considerazione, tra l'altro, la quota di mercato detenuta dal marchio, l'intensità, l'estensione geografica e la durata dell'uso del marchio, l'entità degli investimenti effettuati dall'impresa per promuoverlo, la percentuale degli ambienti interessati che identifica, grazie al marchio, il prodotto o il servizio come proveniente da una determinata impresa, nonché le dichiarazioni delle ### di ### o di altre associazioni professionali”. In precedenza, la Corte aveva espresso il medesimo principio nelle cause riunite C-108/97 e C-109/97); - E' stato ripetutamente chiarito dalla Suprema Corte che i cosiddetti marchi "deboli" sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto dal momento che la fantasia che li ha concepiti non è andata oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento del prodotto, ovvero l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo. Un marchio, peraltro, può essere valido, benché "debole", in base al fatto dell'esistenza di un pur limitato grado di capacità distintiva (Cass 5924/96). - E' noto che la qualificazione del segno distintivo come marchio c.d. debole non incide sull'attitudine dello stesso alla registrazione, ma soltanto sull'intensità della tutela che ne deriva (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2016 n. 1267. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, considerato "debole", per la sua natura puramente descrittiva, il marchio "Il telefonino" di ### destinato ad identificare apparecchi e servizi di telefonia, aveva ritenuto che l'aggiunta "by ### fosse sufficiente a configurare quell'elemento distintivo idoneo ad escludere la confondibilità tra i due segni); - La definizione di marchio forte -inveceè speculare, e riguarda marchi che, non coincidendo con la denominazione generica di un prodotto/servizio e non consistendo in indicazioni descrittive dello stesso, sono dotati di maggior capacità distintiva. Una caratteristica dei marchi forti è la componente di fantasia (o creatività) evidenziata dall'utilizzo di nomi o parole (anche di uso comune) che non hanno, concettualmente, attinenza con il prodotto o il servizio interessato. - La distinzione tra marchi deboli e marchi forti ha la sua genesi - come già anticipato nella preoccupazione del legislatore di evitare che si crei una sorta di diritto di esclusiva su parole e segni comunemente utilizzati nel linguaggio corrente in quel settore merceologico e che, in quanto tali, devono rimanere patrimonio comune, onde evitare che l'esclusiva sul segno si trasformi in un monopolio (cfr. sul punto Cass. 1998 n. 5338 ove si afferma: ““###. 18, lett. b, del R.D. n. 929 del 1942 (come modificato dal D.lgs. n. 480 del 1992) - nel vietare la registrazione come marchio, tra l'altro, dei segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi si riferiscono - intende impedire il monopolio dello sfruttamento di un'espressione del parlare comune, la quale nel commercio deve essere adoperata per individuare un tipo di prodotto, ovvero una funzione alla quale un prodotto provvede, chiunque lo offra al mercato. Pertanto, la norma, sul presupposto che la protezione esclusiva di un segno debba premiare il suo autore per l'originalità di cui ha saputo connotarlo, vieta che un tal premio venga attribuito a chi, senza alcun apporto di originalità, pretenda di togliere ai suoi concorrenti la libertà di usare espressioni utilizzate per indicare genericamente un prodotto, ovvero per descrivere una funzione tipica, senza che da tale uso derivi alcuna aspettativa particolare, connessa all'individuazione del produttore da parte del mercato” - La distinzione tra marchio debole e marchio forte attiene alla diversa tutela di cui gode il marchio stesso in casi di atti di concorrenza sleale o contraffazione. - Quanto più il marchio è forte, tanto più sarà tutelato dalla legge, poiché la giurisprudenza, in particolare quella di legittimità, ha progressivamente rilevato come la distinzione tra i c.d. segni forti e quelli deboli, pur non essendo espressamente prevista a livello normativo, incida sul grado di tutela accordato ai diversi marchi. - La debolezza di un marchio importa, infatti, che il titolare non possa opporsi a un concorrente che utilizzi a sua volta un marchio poco distintivo rispetto alla denominazione generica del prodotto, ma che si differenzi in minima parte. - La tutela dei marchi forti è caratterizzata, invece, da maggior incisività, in quanto qualsiasi tipo di variazione - anche “originale”, che lasci comunque intatto il cuore del marchio (ovvero, il nucleo ideologico riassuntivo dell'“attitudine individualizzante” del segno) - sarebbe ritenuta illegittima. La tutela, nel caso di marchio forte, è infatti estesa anche a quei segni distintivi altrui che presentino delle differenze rispetto ad esso, ma che se tollerati all'interno dello stesso mercato sarebbero potenzialmente forieri di un vantaggio competitivo per l'azienda sui concorrenti e potrebbero ingenerare confusione nel consumatore proprio in ragione della somiglianza con il marchio forte.
Relativamente a questi segni distintivi, in definitiva, è il requisito della novità di cui all'articolo 12 del “codice della proprietà industriale” ad essere carente, e ciò in ragione della loro somiglianza al marchio forte, caratterizzato da grande capacità attrattiva; - Nella tradizione della giurisprudenza della Suprema Corte, la distinzione tra marchi forti e marchi deboli (e cioè tra segni che rispettivamente non presentano, o presentano, aderenza concettuale al prodotto o al servizio offerto) rileva nel senso che, mentre per il marchio forte vanno considerate illegittime tutte le modificazioni, pur rilevanti ed originali, che ne lascino comunque sussistere l'identità sostanziale ovvero il nucleo ideologico espressivo costituente l'idea fondamentale in cui si riassume, caratterizzandola, la sua attitudine individualizzante, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte (tra le tante: Cass. 14 maggio 2020, n. 8942; Cass. 18 giugno 2018, n. 15927; Cass. 2016 13170); - Questa differenza di tutela viene solitamente spiegata con la considerazione che i cosiddetti marchi deboli sono tali in quanto risultano concettualmente legati al prodotto per non essere andata, la fantasia che li ha concepiti, oltre il rilievo di un carattere, o di un elemento dello stesso, ovvero per l'uso di parole di comune diffusione che non sopportano di essere oggetto di un diritto esclusivo (Cass. 25 gennaio 2016, n. 1267; Cass. 26 giugno 1996, n. 5924): traspare, in ciò, la valorizzazione dell'esigenza, avvertita pure da una giurisprudenza di merito, di delimitare, in funzione antimonopolistica, l'ambito di tutela dei marchi aventi un forte contenuto descrittivo, consentendo ai concorrenti di utilizzare segni nei quali sono presenti elementi che suggeriscono lo stesso accostamento al prodotto o al servizio contrassegnato. In realtà, la tenue protezione accordata ai marchi deboli rispetto ai marchi forti trova un ulteriore, pregnante fondamento, sul piano della disciplina positiva. - Come ricordato, l'esistenza di un rischio di confusione, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, non è escluso dal debole carattere distintivo del marchio anteriore (Corte giust. UE, 5 marzo 2020, C-766/18 P, ### for the ### of the ### of named ### 70; Corte giust. UE 12 giugno 2019, C-705/17, ### 44. Anche la S.C. ha costantemente affermato che anche il marchio debole è protetto dalla contraffazione se la variante non esclude il rischio di confusione rispetto al nucleo del marchio cui è affidata la funzione descrittiva.). ### - ### la stessa Corte, peraltro, il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più rilevante è il carattere distintivo del marchio anteriore (Corte giust. CE 11 novembre 1997, C-251/95, ### cit., 24): e poiché la tutela di un marchio depositato dipende dall'esistenza di un rischio di confusione, i marchi che hanno un elevato carattere distintivo, o intrinsecamente, o a motivo della loro notorietà sul mercato, godono di una tutela più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (Corte giust. CE 29 settembre 1998, C-39/97, ### 18, la quale menziona, in proposito, il disposto dell'art. 4, n. 1, lett. b) dir. 89/104/CEE; negli stessi termini, Corte giust. CE 22 giugno 1999, C-342/97, ### cit., 20). In tale prospettiva assumono centralità l'attitudine, presente nel marchio forte, ad essere ricordato per il suo accentuato carattere distintivo, e quindi confuso con segni simili, e la simmetrica penuria, nel marchio debole, di elementi individualizzanti che lo imprimano nella memoria del consumatore e che facciano conseguentemente emergere un rischio di confusione, con altri marchi, della medesima portata. La regola secondo cui per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte ha quindi rispondenza nello scarso valore distintivo di tale segno, che — in base a quanto osservato — rende meno consistente, per esso, il rischio di confusione. Tale regola va tuttavia declinata in concreto, verificando se le variazioni apportate col marchio successivo al marchio anteriore possano considerarsi o meno trascurabili, secondo le circostanze, ai fini della confondibilità tra i segni. Non può infatti escludersi, in termini assoluti, che una modificazione del marchio debole possa risultare, in concreto, tanto marginale da non elidere il rischio confusorio: nella giurisprudenza della Suprema Corte si è così sostenuto che il marchio debole possa ricevere tutela a fronte dell'adozione di mere varianti formali, inidonee ad escludere la confondibilità dei segni (Cass. 2 febbraio 2015, n. 1861; Cass. 25 giugno 2007, n. 14684). E al riguardo, va effettivamente rilevato che il criterio di differenziazione tra marchi forti e deboli è finalizzato alla verifica dell'esistenza di una confondibilità effettiva dei segni e che l'apprezzamento sulla confondibilità costituisce pur sempre un giudizio di fatto (Cass. 13 marzo 2017, n. 6382; Cass. 5 febbraio 1979, n. 756), il quale non può essere sostituito, in tutto e per tutto, da una astratta regola di giudizio: regola che finirebbe inevitabilmente per favorire, col suo rigido automatismo, soluzioni prive di aderenza alla specificità delle situazioni controverse. Il rischio di approdare a tali esiti appare, del resto, tanto più consistente ove si consideri che la stessa tradizionale catalogazione dei marchi in forti e deboli non riflette la gamma di sfumature che è dato di registrare nell'attinenza del segno al prodotto o al servizio: basti pensare, in proposito, ai marchi suggestivi, che sono capaci di suscitare impressioni o associazioni mentali solo indirette con la tipologia del bene o dell'attività cui sono riferiti. E' senz'altro vero che l'apprezzamento sulla confondibilità va compiuto dal giudice di merito accertando non soltanto l'identità o almeno la confondibilità dei due segni, ma anche l'identità e la confondibilità tra i prodotti, sulla base quanto meno della loro affinità; tali giudizi — va aggiunto — non possono essere considerati tra loro indipendenti, ma sono entrambi strumenti che consentono di accertare la cosiddetta «confondibilità tra imprese» ( 6 dicembre 2019, n. ###; Cass. 10 ottobre 2008, n. 24909). Del resto, l'identità o l'affinità tra i prodotti e i servizi non è da sola in grado di dar ragione della nullità del marchio di cui all'art. 12, comma 1, lett. a), c.p.i. dal momento che il giudizio di confondibilità non si esaurisce in esso, dovendo aver riguardo anche all'identità o affinità dei segni (cfr. Cass. 2021 n. 12566); - La ditta ha la funzione di identificare l'imprenditore come soggetto di diritti; e per questa ragione l'art. 2563 c.c. esige che ne includa almeno il cognome o la sigla (Cass., sez. I, 10 luglio 2009, n. 16283, m. 608997). - ### ha invece la funzione di identificare un determinato stabilimento nel quale l'attività imprenditoriale viene esercitata (Cass., sez. I, 23 aprile 1966, n 1042, m. ###. - Mentre la denominazione sociale è il nome necessario di una società di capitali, in qualche misura equivalente al nome della persona fisica, ed è perciò possibile tenerla distinta dalla ditta, che, individuando l'impresa, non deve necessariamente coincidere con la denominazione sociale. Una stessa società può anzi utilizzare diverse ditte, destinate a identificare sue eventualmente diverse attività imprenditoriali, purché, nel rispetto del principio di verità imposto dall'art. 2563 c.c., vi sia una connessione con la denominazione sociale. - Infatti «il concetto di ditta, volto a designare, genericamente ed unitariamente, il nome sotto cui l'imprenditore esercita l'impresa, non ha - salvo che essa venga usata anche come marchio - una diretta attinenza con i prodotti fabbricati o venduti o con i servizi prestati, e si distingue, pertanto, sia dal marchio in generale, sia dal cosiddetto "marchio di servizio" (introdotto in ### dall'art. 3 della legge n. 1178 del 1959), destinato a contraddistinguere una specifica attività o branca di attività tra quelle esercitate dall'impresa (e dotato di un campo di produzione limitato a tale attività in sé considerata, mentre la ditta è sempre riferibile ad un "complesso" di attività), sia dall'insegna, che non identifica né il prodotto, né l'attività o branca di attività, bensì un bene aziendale presso il quale o mediante il quale un prodotto viene posto in commercio» (Cass., sez. 1, 13 giugno 2000, n. 8034, m. 537549; Cass. 22350 del 2015). - ### la giurisprudenza della Suprema Corte, pertanto, «l'inserimento nella ditta o nell'insegna di una parola facente parte di un marchio brevettato da altro imprenditore (ma non usato dallo stesso anche come ditta od insegna) è lecito, in considerazione della diversa funzione dei rispettivi segni distintivi e della mancanza di una diversa previsione normativa, sempre che quella ditta od insegna vengano utilizzate solo quali strumenti di individuazione dell'impresa o dello stabilimento, non anche per identificare o pubblicizzare prodotti, e cioè sostanzialmente come marchi, sì da determinare violazione dell'altrui privativa» (Cass., sez. I, 28 ottobre 1987, n. 7958, m. 455695; Cass. 22350 del 2015). - come ha chiarito da tempo la giurisprudenza, «anche nell'ipotesi in cui due imprese operino nello stesso mercato, è lecito inserire nella propria ditta una parola che già faccia parte di un marchio di cui sia titolare altro imprenditore ..., ma non è consentito usare quella parola anche come marchio, in funzione di presentazione immediata, o mediata attraverso forme pubblicitarie, dei prodotti o servizi offerti» (Cass., sez. I, 28 aprile 1990, n. 3604, m. 466928; giurisprudenza di legittimità, che qui giova riassumere (per quanto può interessare): 1) l'art. 2563 c.c., comma 1, statuisce, che "l'imprenditore ha diritto esclusivo all'uso della ditta prescelta" la quale - al pari della denominazione sociale, dell'insegna e del marchio - è un segno distintivo relativo all'attività d'impresa.
E più specificamente, contraddistingue quest'ultima, mentre il marchio contraddistingue i prodotti; ed entrambi, peraltro, mirano per un verso a favorire l'acquisizione e il mantenimento della clientela, per altro verso a rendere consapevoli i consumatori nelle loro scelte. Sicché la rispettiva disciplina, seppure è contenuta in fonti normative diverse, è assoggettata a taluni principi comuni, fra i quali la necessità che detti segni distintivi abbiano il carattere della verità, capacità distintiva e novità; 2) per tali ragioni il successivo art. 2564 cod. civ., stabilisce che "quando la ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto dell'impresa e per il luogo in cui questa è esercitata, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla". E l'art. 2567 cod. civ. statuisce, a sua volta, che anche alla denominazione delle società si applicano le disposizioni dell'art. 2564 cod. civ.; 3) per l'applicazione di detta normativa non è tuttavia sufficiente che due società inseriscano, nella propria denominazione, la stessa parola, la quale assuma per entrambe efficacia identificante, ma occorre altresì che si verifichi possibilità di confusione, in relazione all'oggetto ed al luogo delle rispettive attività: e cioè la virtuale possibilità di confusione tra le ditte e le denominazioni sociali dei due imprenditori; per la cui valutazione non è necessario prendere in considerazione le attività effettivamente svolte dalle imprese, bastando il raffronto tra i rispettivi oggetti sociali risultanti dagli atti costitutivi sottoposti a pubblicità, poiché l'oggetto sociale costituisce l'esteriorizzazione dell'attività d'impresa in tutto il suo ambito ed in tutta la sua potenzialità espansiva (Cass. 7651/2007; 107281994; 2881/1989; 6678/1987); - l'art. 22 c.p.i. esclude che possa adottarsi come dominio aziendale un segno simile all'altrui marchio; - l'art. 118, comma 6, c.p.i. stabilisce che la registrazione di un nome a dominio aziendale concessa in violazione dell'art. 22 c.p.i. o in mala fede, possa essere revocata o trasferita dall'autorità di registrazione al richiedente; - l'art. 133 c.p.i. prevede l'inibitoria dell'uso del nome di dominio aziendale; - In tema di segni distintivi atipici, la registrazione di un "domain name" di sito internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce una contraffazione del marchio poiché permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio, sicché solo il titolare di un marchio registrato potrebbe legittimamente usarlo sul proprio sito o come nome di dominio (cfr. anche in motivazione Cass. 2020 n. 4721).
Orbene, applicando i superiori principi al caso in esame discende -in primo luogoche il marchio “ è nato come marchio debole stante la natura puramente descrittiva del prodotto (ovvero principalmente la vendita di materassi e articoli per dormire appunto). ### figurativo (costituito dall'immagine dell'orso che dorme su di un materasso) costituisce una componente creativa che conferisce attitudine individualizzante al segno intero (E ciò coerentemente con il principio secondo cui anche una parola di uso comune può costituire un marchio registrabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva della qualità del prodotto, ma sia collegata ad esso da un accostamento di fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante; v. Cass. n. 91 e 1929/1998).
Tuttavia dalla documentazione versata in atti emerge senza dubbio che - per effetto del cd. secondary meaningil suddetto marchio abbia acquistato (per i prodotti per cui ha ottenuto la registrazione e per i prodotti affini a quelli compresi in tali classi è per contraddistinguere i quali è stato effettivamente utilizzato) natura di marchio forte se non anche rinomato (si rammenta che la S.C. con la sentenza Cass. 2016 n. 7738 “caso ” ha ribadito che: “### un primo profila, infatti, ben può un marchio divenuto distintivo per effetto della cd. secondarizzazione conservare anche un uso generico e comune, posto che, con tale fenomeno, la parola comune, mentre mantiene il significato originario, al contempo ne assume uno secondario di segno distintivo del prodotto nella mente dei consumatori, che finiscono per attribuire al termine utilizzato ### non solo il significato originario, ma anche quello di indicatore della provenienza dei prodotti da una determinata impresa, cui esso viene spontaneamente associato”).
In ragione della sua comprovata diffusione non solo a livello nazionale il marchio “ ha acquisito per effetto della sua predetta divulgazione un carattere distintivo particolarmente intenso tal da doversi considerare sicuramente un marchio forte.
Le prove ivi raccolte -infatticonsentono di ritenere accertato che il marchio “ ha accumulato in sè una forza distintiva tale da fare riconoscere come rafforzata la propria capacità distintiva, per effetto del suo diffuso utilizzo a livello nazionale ed internazionale e del duraturo sostegno pubblicitario.
In particolare ed in primo luogo ciò risulta dimostrato dalla seguente documentazione: - catalogo risalente a prima del 2005 essendo indicata in calce la vecchia sede legale e lo stabilimento di ### (doc. 21); - catalogo generale di Gennaio 2005 (doc. 22); - catalogo generale 2006 (doc. 23); - catalogo generale progetto monomarca “sleeping store” del 2006 (doc. 24); - rivista ### del 2006 con pubblicità del marchio in ### (doc. 25); - dalla brochure di invito a vistare lo stand “PerDormire” al ### del ### del 2007 (doc. 26); - catalogo “PerDormire” del 2008 (doc. 27); - cataloghi per l'### degli anni 2015-2020 (doc. ###); i cataloghi sono stati predisposti anche in diverse lingue estere (doc. 39).
A dimostrazione dell'utilizzo e dell'ampia diffusione del marchio è stata fornita la prova: a) in primo luogo della partecipazione a fiere anche di rilievo internazionale ed in particolare: - la partecipazione, fin dal 2006, al ### del mobile di ### (il marchio “ appariva sul catalogo della ### e nell'ordine si indicava espressamente di ripetere il marchio del 2005 a dimostrazione che già l'anno prima era presente; doc. 28); ### - la partecipazione al ### del mobile di ### 2007 (cfr. doc. 29; anche in questo caso il marchio “ appariva sul catalogo della e nell'ordine si indicava espressamente di ripetere il marchio del 2006); - la partecipazione alla ### dal 2008 al 2011 (doc. 31); - la partecipazione al ### del mobile di ### 2008, le spese pubblicitarie, le sponsorizzazioni con i relativi “visual” (doc. 32); - la partecipazione al ### del mobile di ### 2009 (anche in tal caso il marchio “ appariva sul catalogo della ### e nell'ordine si indicava espressamente di ripetere il marchio del 2008) le spese pubblicitarie con relative fatture, le sponsorizzazioni con i relativi “visual” (doc. 33); - la partecipazione al ### del mobile di ### 2010, la partecipazione alla ### di ### per il 2010-2011, la partecipazione a ### 2010, le spese pubblicitarie con relative fatture, le sponsorizzazioni con i relativi “visual” (doc. 34); - la partecipazione al ### del mobile di ### 2011, la partecipazione alla ### di ### 2011, le spese pubblicitarie con relative fatture, le sponsorizzazioni con i relativi “visual” (doc. 35); - - la partecipazione al ### del mobile di ### 2012, la partecipazione alla ### di ### 2012, le spese pubblicitarie con relative fatture, le sponsorizzazioni con i relativi “visual” (doc. 36); - la partecipazione al ### del mobile di ### 2013, le spese pubblicitarie con relative fatture, le sponsorizzazioni con i relativi “visual” (doc. 37); - la partecipazione al ### del mobile di ### 2014, le spese pubblicitarie, le sponsorizzazioni con i relativi “visual” (doc. 38); - la partecipazione alla fiera internazionale di ### negli anni 2015-2019 (inviti, foto e fatture) ed all'### di ### anni 2015-2016 ###: doc. ###.
B) in secondo luogo del forte investimento pubblicitario effettuato.
Tra le diverse forme promozionali adottate si segnalano i seguenti: ### a) ### di testimonial di prestigio come Ale &### (cfr. doc. 59) e la famosa showgirl che è testimonial dei prodotti “PerDormire” dal 2010 (cfr. docc. 33-38 e doc. 45); b) la messa in onda sulle principali reti televisive italiane degli spot pubblicitari; c) Sponsorizzazione del ### nel 2007 (doc. 30); d) ) ### di testimonials per video ### (### 46); e) Sponsorizzazione eventi calcistici con cartelloni pubblicitari che contengono il marchio presenti nel corso dei principali eventi calcistici nazionali ed internazionali, sport di cui più del 40% degli italiani si definisce tifoso (doc. 47 - Indagine demos&pi Settembre 2012).
In particolare, il ### (doc. 48) realizzato da (società leader nel settore della ricerca e consulenza nel marketing sportivo internazionale) dimostra come la presenza di cartelloni pubblicitari a marchio “ durante il ### calcistico “### 2012” trasmesso in diretta su il 1° giugno 2012 si sia concretizzata in più di 18 ore di copertura televisiva dell'evento ed in milioni di visualizzazioni su social media quali ### o ### e) ### pubblicitari con il marchio sono, inoltre stati mostrati durante altre partite della ### (doc. 49 - ### vs ### del 07.09.2012 in diretta su con una media di 7.048.000 telespettatori pari al 30.7% di share; doc. 50 - ### vs ### del 26.03.2013 con una media di 8.500.000 spettatori); presenti nello ### di ### (doc. 51 - Serie A - ### vs del 30.09.2012; doc. 52 - ### vs 31.10.2012) e nello ### di Napoli (doc. 53 - ### - Napoli vs 07.12.2012). f) Il marchio è stato inoltre presente con esposizione in prima fila negli stadi ### di Napoli ed ### di ### per l'intero campionato di calcio di serie A (doc. 54) nonché in occasione di partite di ### giocate nei predetti stadi, come ad es. del 06.1 2.2012 (doc. 55); ### g) ### con squadre di calcio che hanno comportato la realizzazione di materassi e guanciali ufficiali a marchio “ (doc. 56) per AS #### ed ; h) Presenza in esposizioni nazionali ed internazionali (cfr. doc. ### e doc. 57) tra cui il ### del ### di ### - ### del ### d'### dal 2006 ad oggi (cfr. 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e doc. 58). In particolare, durante l'esposizione 2012 lo stand della “ ha ospitato gli attori protagonisti della serie televisiva di successo “### Criminale”, andata in onda su Sky e su ### 1 dal novembre 2008 al febbraio 2012 e vista da più di 400.000 spettatori a puntata (###; I) ### anche mediante l'utilizzo di volantini (doc. 59); f) Partecipazione, tramite il proprio ### of ### & ### al noto programma televisivo italiano “### in Incognito”. ### è stato dimostrato che la società è presente in modo capillare sul territorio italiano (doc. 40) e dell'### oltre che mondiale (doc. 41, 42, 43), con oltre 100 punti vendita monomarca ad insegna “ distribuiti in modo capillare su tutto il territorio nazionale (cfr. doc. 44; cfr. altresì mappa riportata in comparsa conclusionale).
Sono stati depositati altresì numerosi articoli di stampa (doc. 60 con relativa dichiarazione di terzietà da parte dell'agenzia che ne ha curato la collezione e pubblicazione depositata sub doc. 68), pubblicazioni su riviste specializzate (doc. ###) e premi ricevuti (doc. 61).
Il marchio “ è stato -altresì- molto usato sui social networks: la presenza social di “ su ### risale infatti al 2011, mentre l'utilizzo dell'hashtag ### risale al 2013.
A tale proposito, è stata depositata la relazione svolta dall'### di ### e ### che analizza la presenza del brand sui principali social networks (doc. 69).
Per quanto attiene alla quota di mercato, l'analisi di bilancio comparativa effettuata da ### (cfr. doc. ###, pp. 77 e seguenti), che mette in relazione le performance di un'azienda con quelle dei principali concorrenti, mostra come sia alla seconda ### posizione nella classifica dei produttori del settore, sia sul mercato interno che sui mercati esteri con il proprio brand “ e che l'attrice è senz'altro un'azienda leader nel segmento dei materassi a schiuma. ### il trend di forte crescita del fatturato totale nel 2018 (+ 13,7%) ed il notevole incremento delle vendite sui mercati esteri (+21,3%) contribuisce a dimostrare che è un'azienda leader nel settore dei prodotti per il riposo (cfr. doc. ###, pp. 77 e seguenti, doc.### e docc. 70-71 dai quali si evince l'ingente crescita di fatturato dal 2015 al 2019).
Ad ulteriore sostegno della rinomanza dal marchio sul territorio italiano, nonché del suo secondary meaning, è stato allegato il risultato di una recente indagine di mercato curata dalla società ( doc. 62).
Da tale indagine, emerge chiaramente che, nonostante il settore di riferimento sia molto affollato, il marchio ha un livello di conoscenza generale molto buono sul mercato italiano, essendo lo stesso conosciuto dal 53% degli intervistati (i quali ne riconoscono il nome o il logo).
La conoscenza è più diffusa tra i giovani (25-34 anni) ove raggiunge il 64%. ### analizzando il sub-campione composto da chi conosce la marca del proprio materasso, il livello di conoscenza del marchio “ sale al 60%.
Infine, dall'indagine emerge che il 70% degli intervistati riconduce il marchio in esame a una particolare azienda ed in particolare a ### intervistati sanno quindi che il segno “PerDormire” è un marchio riconducibile ad una determinata azienda (parte attrice) e non una denominazione generica per identificare prodotti della categoria di riferimento (es. letti, materassi, ecc.).
In merito all'alto valore probatorio delle indagini demoscopiche (come lo è l'indagine ### depositata sub doc. 62) si è già sopra richiamata la sentenza della S.C. del 2006.
Orbene nel caso in esame - l'assenza di qualsivoglia specifica contestazione da parte della difesa di parte convenuta da un lato e dall'altro la natura dettagliata dell'indagine svolta consente di ritenere - anche alla luce degli ulteriori e numerosi riscontri emergenti dalla documentazione sopra citatasenza dubbio attendibile il risultato raggiunto e quindi non ### necessario procedere alla ammissione di una consulenza d'ufficio volta ad accertare se il marchio “perdormire” abbia nella specie acquisito un secondary meaning, in quanto percepita dal pubblico in modo autonomo come marchio speciale (va altresì evidenziato - a conferma della attendibilità delle risultanze dell'indagine demoscopica prodotta dall'attrice che è stata data ad essa particolare rilevanza anche dall'### con la decisione del 9 novembre 2022; cfr. p. 8 del doc. 73. L'### ha affermato che “la documentazione depositata dalla richiedente fornisce indicazioni precise e certe quanto alla percezione del segno in questione, da parte del pubblico italiano di riferimento, quale indicatore dell'origine commerciale dei materassi a molle, in memory foam e lattice (classe ), nonché dei servizi relativi alla vendita di tali prodotti da parte della titolare (classe )”. La decisione del 9 novembre 2022 è conforme altresì ad un'altra decisione dell'### resa nel giudizio di opposizione proposta dall'attrice e fondata sul proprio marchio “ contro il marchio “ (### 02/12/2022, B 3 149 567, ### ), opposizione che è stata pienamente accolta in quanto è stata rilevata una somiglianza tra i segni con conseguente confusione per i consumatori. In tale decisione è stato affermato, in riferimento al marchio “PerDormire”, che “il marchio anteriore è stato usato in modo intensivo e gode di un ambito di protezione accresciuto”. L' in dat a 15 marzo 2023, ha accolto l'opposizione proposta da parte attrice contro il marchio “ ” (### N. ###9223, soluzioni per dormire) con motivazioni del tutto analoghe a quelle già affermate nelle decisioni appena citate, e ha nuovamente riconosciuto il carattere distintivo accresciuto del marchio “ ; cfr. doc. n. 74. La suddetta decisione quindi assume rilevanza nel presente giudizio e pertanto la sua produzione non solo è ammissibile ma deve essere anche tenuta in considerazione quale ulteriore elemento di prova del fatto che il marchio “perdormire” ha acquisito un secondary meaning in quanto percepito dal pubblico in modo autonomo come marchio speciale).
Il segno “PerDormire” è inoltre utilizzato da molti anni come insegna per i negozi monomarca di parte attrice. Ciò risulta dai documenti sopra richiamati (cfr. docc. 40-44) e ** ** ### dalla visura camerale che indica come insegna il marchio “ oltre che l'acquisizione della società ### S.r.l. (cfr. doc. 1) che gestiva fin dal 2003 i negozi a marchio “ . “PerDormire” quindi, oltre che come marchio, è stato usato come denominazione sociale della ### S.r.l. (oggi acquisita dalla .
Il segno “PER DORMIRE” è inoltre utilizzato da molti anni come nome a dominio.
Parte attrice è infatti titolare di numerosi domini ### incorporanti il marchio “ (doc. 63) ed in particolare dei seguenti: a) perdormire.com (cfr. docc. 6-7), registrato il ### e che ha ricevuto oltre 14.778.308 di visite (cfr. doc. 8); b) registrato il ### e che opera un redirect sul sito ### www.perdormire.com di parte attrice (doc. 64); c) , r egistrato in dat a 0 8.05.2009 e c he o pera un redirect sul sito ### www.perdormire.com di parte attrice (doc. 65).
I domini di cui sopra sono sempre stati attivi ed utilizzati per pubblicizzare i prodotti a marchio “ come emerge consultando il sito archive.org che “cattura” e conserva gli screenshot dei siti attivi nel tempo (doc. 66).
Nel caso di specie, sia la ragione sociale, sia l'insegna, sia i nomi a dominio aziendali, contraddistinguono locali e siti ### dedicati alla vendita di materassi, cuscini ed articoli riconducibili alla classe 20 (e di altri prodotti e servizi rientranti nelle classi affini 16, 24, 35 e 38), per cui del tutto identici ai prodotti che parte convenuta contraddistingue con il segno di cui è causa.
Quindi e sulla base di quanto sopra accertato ed in applicazione dei principi di diritto sopra espressi il Tribunale ritiene che la massiccia attività di pubblicizzazione e penetrazione sul mercato del marchio (almeno a partire dal 2000) abbia portato ad una radicale trasformazione della sua percezione distintiva nel mercato dei consumatori, nel quale può dirsi che si è diffusa l'identificazione del prodotto contraddistinto dal marchio.
I consumatori -senza dubbioattribuiscono al termine utilizzato non solo il significato originario, ma anche quello di indicatore della provenienza dei prodotti da una determinata impresa, cui esso viene oramai (dopo oltre 20 anni sul mercato) spontaneamente associato. ### Ne consegue -quindiche il suddetto marchio debba ottenere la tutela propria del cd. marchio forte.
Si è già detto che va riconosciuta al marchio "originariamente" debole la stessa tutela accordata ai marchi "originariamente" forti e l'accertamento della relativa contraffazione va effettuato secondo i criteri che presiedono alla tutela del marchio forte, atteso che il segno risultante in origine caratterizzato da una minor capacità individualizzante, una volta pervenuto alla convalidazione dovuta all'uso, abbisogna della più rigorosa tutela riconosciuta al marchio forte, in mancanza della quale anche le lievi modificazioni che il marchio debole deve invece tollerare otterrebbero l'effetto di frustrare il risultato conseguito attraverso l'uso di mercato (Cass. 2002 n. 53, Cass 5091/00-Cass 12940/03 — v. anche Cass 10071/08; n.5091/2000; n.1413/1995; n.5924/1996), giacché anche lievi modificazioni, che il marchio debole deve invece tollerare, condurrebbero al risultato di pregiudicare il risultato conseguibile con l'uso del marchio (cfr. Cass., n. 26000/18).
Si è già detto che è assolutamente irrilevante, dunque, che un marchio forte nasca come tale o lo sia divenuto in un momento successivo, ai fini dell'applicazione degli strumenti di tutela maggiormente penetranti di cui è possibile avvalersi per proteggere i marchi forti da pratiche commerciali illegittime.
Il marchio registrato in questione è ### "forte", per cui lo stesso risulta assistito dalla più rigorosa tutela.
Da quanto sopra -quindiconsegue che l'utilizzazione da parte della società convenuta della espressione “per dormire” non solo come dominio internet ma anche come marchio di fatto per contraddistinguere il servizio di vendita on line di materassi (quindi operante nello stesso settore merceologico della società attrice) è illegittimo perché viola i diritti di privativa della società attrice proprietaria del marchio ex art. 20 c.p.i. e ne costituisce nel contempo contraffazione ex art. 2598 A nulla rileva che parte convenuta utilizzi il termine “perdormire” all'interno della più ampia espressione “letti per dormire” caratterizzato anche dalla presenza grafica di un X (al posto del per) e dalla lettera L stilizzata (la convenuta utilizza anche le seguenti espressioni; ####it; lettiperdormire.it). E' infatti indubbio che l'uso del marchio “per dormire” abbia comportato e comporti un oggettivo agganciamento, atteso il medesimo nucleo ideologico semantico, al marchio altamente distintivo dell'attrice, presente nel territorio nazionale fin dalla fine degli anni 90. ###.20 comma 1 lett.b) del c.p.i. prevede che il titolare di un marchio registrato possa vietare a terzi l'uso, senza il proprio consenso, nell'attività economica, di un "segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini", laddove "a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi" possa determinarsi "un rischio di confusione per il pubblico", che può consistere "anche in un rischio di associazione fra i due segni. ###.20 c.p.i. richiede, quindi, che il rischio di confusione sia l'effetto congiunto sia della somiglianza tra i segni, il marchio anteriore ed il segno successivo, sia della affinità o identità tra i prodotti o i servizi designati (cfr. Cass. 11031/2016, ove si parla di "interdipendenza tra somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati"), in riferimento a consumatore di media intelligenza e capacità ma pur sempre tenendo conto della specifica clientela cui il prodotto o servizio è destinato (Cass. 18920/2004; Cass. 24909/2008; Cass. 11031/2016).
Va ricordato che l'apprezzamento del giudice del merito sul rischio di confusione fra segni distintivi similari deve essere compiuto non in via analitica, attraverso il solo esame particolareggiato e la separata considerazione di ogni singolo elemento, ma in via globale e sintetica (Cass. n.15840/2015; Cass. n.3118/2015; Cass. n.1906/2010; Cass. n.4405/2006; Cass. 21086/2005), vale a dire «con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti, dovendo il raffronto essere eseguito tra il marchio che il consumatore guarda ed il mero ricordo mnemonico dell'altro» (Cass. n. 4405/2006).
In proposito, secondo costante orientamento della Suprema Corte, se il segno è privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti e, quindi, è forte, le «variazioni che lasciano intatta l'identità del nucleo ideologico che riassume la attitudine individualizzante del segno debbono ritenersi inidonee ad escludere la confondibilità», occorrendo, a tal fine, sempre verificare se vi sia stata «appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti» (Cass. n. 18920/2004). ### l'apprezzamento deve tenere conto che il rischio di confusione deve essere l'effetto congiunto sia della somiglianza tra i segni, il marchio anteriore ed il segno successivo, sia della affinità o identità tra i prodotti o i servizi designati (cfr. Cass. n. 11031/2016, ove si parla di «interdipendenza tra somiglianza dei segni e quella dei prodotti contrassegnati»; v. anche Cass. n. 10218/2009), in riferimento al consumatore di media intelligenza e capacità ma pur sempre tenendo conto della specifica clientela cui il prodotto o servizio è destinato (Cass. 18920/2004; Cass. n. 24909/2008; Cass. n. 11031/2016), e che la valutazione riferita al rischio di associazione “non dipende unicamente dal grado di somiglianza tra il marchio e il segno, ma anche dalla facilità con cui il segno può essere associato al marchio in considerazione, in particolare, della notorietà di quest'ultimo sul mercato”.
Infatti, più il marchio è noto, maggiore sarà il numero di operatori che vorranno utilizzare segni simili.
La presenza sul mercato di una grande quantità di prodotti coperti da segni simili potrebbe ledere il marchio in quanto rischia di diminuire il suo carattere distintivo e di mettere in pericolo la sua funzione essenziale, che è di garantire ai consumatori la provenienza dei prodotti di cui trattasi» (Corte di Giustizia, sentenza 10/4/2008 e nell a causa C-102/07, punto 35-36). 2.7.
Pertanto si è affermato che il giudice del merito che constata - come nel caso - una identità tra un marchio forte ed un successivo segno, in ragione della particolare conformazione attribuita al bene commerciale (nel caso di specie libri), per escludere il rischio di confusione che costituisce l'illecito, deve accertare che : a) la somiglianza non riguardi il nucleo ideologico caratterizzante il messaggio; b) valutare la sussistenza o meno dell'affinità tra i ### prodotti; c) ed apprezzare la sussistenza o meno del rischio di associazione (cfr. anche in motivazione Cass. 2018 n. 26001).
Orbene -nel caso di speciel'utilizzo del termine “per dormire” (che costituisce il cuore del marchio, dell'insegna, della denominazione sociale e dei nomi a dominio di da parte della convenuta - sebbene unitamente alle varianti sopra descritte (con riferimento alla L stilizzata e alla X rossa in luogo della parola per)- è tale che il pubblico interessato può credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o comunque che la società della convenuta sia collegata economicamente all'attrice (Corte di Giustizia, sentenza nella causa cit. C-102/07, punto 34), con l'effetto che la funzione anche strumentale dell'elemento che incorpora il segno, come nel caso in esame, non ne può precludere l'apprezzamento.
Si è già detto che in caso di marchio forte (dall'origine o per vicende successive come è per quello in esame), la confondibilità si determina anche in presenza di consistenti varianti nel marchio successivamente registrato, ove vi sia appropriazione del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore (come è nel caso di specie), con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti; detto nucleo centrale, peraltro, non è identificabile nel mero riferimento a situazioni e contesti ricollegabili ad un determinato settore merceologico, ma riguarda quel "quid pluris" che connoti, all'interno di quel settore, una specifica offerta (Cass. 2018 n. 9769).
Dal punto di vista fonetico e contestuale i marchi sono tra di loro identici.
Ugualmente dicasi da un punto di vista visivo.
Da un punto di vista visivo i segni “### Dormire”, “###it” e “lettiperdormire.it”, utilizzati dalla convenuta, sono assolutamente identici ai marchi di Si evidenza, in particolare, che tali segni utilizzano gli stessi caratteri di quelli dell'attrice in quanto la lettera “P” della parola “per” e la lettera “D” della parola “dormire” sono entrambe scritte in caratteri maiuscoli, mentre le restanti parti delle due parole sono in minuscolo.
Pertanto tali segni sono riprodotti in modo esattamente uguale ai marchi dell'attrice. ### Relativamente invece al segno ### di dal punto di vista della comparazione visiva i segni a confronto non sono uguali, ma la grafica che li contraddistingue è estremamente debole e non ha una struttura tale da imprimersi nella mente del consumatore in modo autonomo rispetto alla parte denominativa e fonetica. ### la presenza della “X” di dimensioni maggiori e di colore diverso (rosso su nero) rispetto al resto nel segno della convenuta spinge il consumatore a portare la propria attenzione sul “per” ed a leggere ciò che viene dopo, ovvero la scritta “Dormire” mentre non presta minimamente attenzione alla parola “Letti”, che è riprodotta in un modo tale da confondersi (soprattutto per quanto riguarda la lettera “L”)con la cornice del segno e che viene quindi percepita solo in una fase successiva ed eventuale. Ciò che quindi più colpisce il consumatore è proprio la parola “Dormire” preceduta da una “X” che non può che essere letta “Per” e che quindi riproduce esattamente i marchi di parte attrice.
La stilizzazione della lettera L con rappresentazione prolungata di un letto evoca da un punto concettuale proprio il concetto del “riposo” (agganciandosi così al prodotto contrassegnato e venduto).
Occorre inoltre considerare che il consumatore non ha mai di fronte i due marchi a confronto, ma si trova dinanzi solo il marchio proposto che confronta idealmente con il ricordo del marchio precedente per cui viene più facilmente tratto in inganno.
Alla luce di quanto sopra, è plausibile ritenere che da un punto di vista visivo deve essere riconosciuto un livello alto di somiglianza tra il marchio i nomi a d ominio “ , l'insegna e denominazione sociale “ di ed i segni “### Dormire”, “###it”, “lettiperdormire.it” e in quanto la parte grafica dei marchi dell'attrice è poco caratterizzante, mentre i segni in esame sono identici, o comunque fortemente simili, dal punto di vista visivo, fonetico e concettuale.
Depone in tal senso il giudizio finale in via globale e sintetica, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, dell'insieme degli elementi salienti, grafici e visivi. ### Si è già sopra evidenziato che -a tal fineè necessario assumere, per quanto possibile, la stessa posizione valutativa del consumatore medio di quel genere di prodotti al quale il marchio è presentato, prescindendo dalla possibilità di un attento esame comparativo, cioè mediante un raffronto tra il marchio presentato al consumatore ed il mero ricordo mnemonico dell'altro (v. Cass. n. 1437/1990, 4405/2006, n. 6193/2008).
Pertanto, si può ritenere che la società convenuta, utilizzando l'espressione “per dormire”, si è appropriata del nucleo centrale del messaggio individualizzante del marchio ### della società attrice, riproducendolo nella parte destinata ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti.
Quindi -nel caso in esamesussiste il rischio di confusione, ai sensi della lett.b) del primo comma dell'art.20 c.p.i. posto che parte convenuta si è appropriata del nucleo centrale dell'ideativo messaggio individualizzante del marchio di parte attrice nonchè il rischio di associazione stante l'identità dei servizi designati e dei prodotti commercializzati (commercio di materassi e prodotti affini. I segni utilizzati dalla contraddistinguono prodotti come materassi, letti e componenti degli stessi, reti, tutti rientranti nella classe 20 rivendicata dal marchio italiano n. ### così come dagli altri marchi e segni di parte attrice, per cui sussiste una totale identità di prodotti. Il marchio italiano depositato il ### con domanda n. ### e concesso il ### con il n. ### dell'attrice (doc. 20) è stato registrato anche per la classe 35 relativa ai servizi di vendita al dettaglio ed online. Come dimostrato in corso di causa; cfr. docc. 10, 12, 13 e 14,, la società convenuta utilizza il segno “Per Dormire” anche per i suddetti servizi. Sussiste pertanto anche una totale identità di servizi.).
Si rammenta che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (vedi Cass. 12364/2018; Cass 4739/2012), la comunanza di clientela, alla base del rapporto di concorrenza, non è data dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, bensì dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti o servizi, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che sono in grado di soddisfare quel bisogno. Non vi è dubbio che, nel caso ### di specie ci sia comunanza di clientela in quanto entrambe le parti operano nel medesimo settore merceologico).
Di conseguenza nel caso in esame non solo sussiste il rischio di confusione ma vi è anche il rischio di associazione in quanto il consumatore può essere indotto a ritenere che i prodotti “### Dormire” siano una particolare linea di materassi della “PER DORMIRE” vista l'assoluta vicinanza tra i segni (Il concetto di somiglianza tra i segni, affinità tra i prodotti e rischio di confusione/associazione sono concetti strettamente connessi e, per certi versi, interdipendenti; Corte di Giustizia, 11.11.1997, causa C-251/95 v, ('S abel'); ###I-6191, punto 22 e ss.).
Ne consegue -pertantoche in accoglimento delle domande attoree deve essere inibito alla parte convenuta l'ulteriore utilizzazione dell'espressione “Per dormire”, da sola o unitamente ad altri termini, sia quale marchio di fatto sia quale nome di dominio internet.
Si rammenta che, l'art. 20, comma 1, lett. a) del ### della ### (“CPI”), consente al titolare di un marchio anteriore di vietare a terzi di usare nell'attività economica “un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è registrato”, mentre ai sensi del medesimo articolo, comma 1, lett. b), egli può vietare a terzi l'uso di un “segno identico o simile” al proprio “per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni”. Si tratta di una fattispecie che ricorre pienamente nel caso di specie.
Analogamente l'art. 22 CPI prevede che è vietato adottare come insegna o ditta un segno uguale o simile al marchio altrui “se a causa dell'identità o dell'affinità tra l'attività di impresa dei titolari di quei segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è adottato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni”.
Come si è già detto sopra, l'uso di segni identici o comunque fortemente simili al marchio “ da parte della convenuta rappresenta altresì una violazione della ### denominazione sociale, dell'insegna e dei nomi a dominio dell'attrice (cfr. par. 2, docc. 1, 63- 65).
Si ricorda infatti che tutti i predetti segni, sono pacificamente considerati come diritti di proprietà industriale “non titolati”, rientrando nella categoria dei “segni distintivi diversi dal marchio registrato” di cui all'art. 2, comma 4, ### Dalla documentazione prodotta da parte attrice (vedasi ad esempio doc. n. 11) risulta come la società convenuta utilizzi come nome di dominio del proprio sito internet l'espressione “lettiperdormire.it” (creato in data ###. il nome a dominio “lettiperdormire.it”, diversamente da quanto affermato ma non documentato dalla difesa di parte convenuta è ancora utilizzato dalla società convenuta come confermato dallo screenshot datato 10/07/2023 riportato dalla difesa attorea in sede di comparsa conclusionale). ### di tale segno per contraddistinguere il sito ### di pertinenza del marchio dell'odierna attrice risulta certamente interferente con il marchio " , poiché genera confusione in virtù del principio di unitarietà dei segni distintivi espresso dall'art. 22 CPI, determinando un rischio di associazione del sito della convenuta al marchio dell'attrice, considerando che l'obiettivo di riferimento dei due segni è il medesimo.
Pertanto, va inibito ai sensi dell'art. 131 c.p.i. alla società convenuta - in accoglimento della domanda attorea - l'uso in qualsiasi forma, in funzione distintiva, descrittiva o pubblicitaria, anche tramite internet, del marchio “perdormire” (scritto sia tutto attaccato che separatamente), anche come domain name o indirizzo nonché l'utilizzazione a qualsiasi titolo dell'indirizzo lettiperdormire.it ### e sempre in accoglimento della domanda attorea va ordinato alla convenuta il ritiro definitivo dal mercato dei depliant, delle insegne e di ogni altro supporto, materiale o immateriale, su cui siano apposti i segni “PERDORMIRE”, “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o , o qualsiasi altro segno simile al marchio “ dell'attrice, ai sensi dell'art. 124, 1 comma, ### ordinandone altresì la distruzione ai sensi dell'art. 124, 3 comma, #### Di conseguenza - vista la violazione dell'art. 22 c.p.i.- merita accoglimento anche la domanda attorea avanzata ex art. 118 comma VI C.p.I.; pertanto va ordinato il trasferimento a titolo definitivo, del nome a dominio “lettiperdormire.it”, a favore di parte attrice.
Sempre ai sensi dell'art. 124 comma II c.p.i. - come richiesto dall'attrice - viene fissata a carico della convenuta una somma (stabilita in via equitativa) di euro 500 per ogni violazione o inosservanza successivamente accertata e di euro 1000 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della presente sentenza decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della presente sentenza.
Va -infinedisposta ex art. 126 c.p.i. - come pure richiesto dalla società attrice - la pubblicazione in sunto della presente sentenza a cura di parte attrice e a spese di parte convenuta su La e ### della ### Come è noto la pubblicazione della sentenza prevista dall'art. 126 c.p.i. costituisce misura discrezionale e insindacabile del giudice di merito, non finalizzata al risarcimento del danno, ma avente natura di sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, al fine di ricostruire l'immagine del titolare delle privative violate (cfr. in particolare anche in motivazione fra le tante Cass. 2022 n. 11362 secondo cui: “La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi dell'art. 126, comma 1, c.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all'accertamento del danno, trattandosi di una sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto previsto dall'art. 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale, con la conseguenza che la mancata adozione del relativo ordine da parte del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità”).
Va invece rigettata la domanda risarcitoria avanzata dall'attrice.
Come sopra riportato la società attrice ha rassegnato le seguenti e testuali conclusioni: “### la convenuta al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 125 C.P.I. nella somma che sarà ritenuta provata in corso di causa o in una somma globale stabilita in base agli atti della causa, condannando la convenuta, in ogni caso, alla restituzione degli utili, ai sensi dell'art. 125 c. 3 C.P.I, realizzati a seguito delle esposte violazioni nella misura in cui eccedano il lucro cessante o, in ### subordine, qualora esso non risulti provato, in sua alternativa; 9. In subordine al punto precedente, ### la convenuta al risarcimento del danno da calcolarsi in via equitativa” A supporto delle suddette domande la difesa attorea - nel rispetto dei termini deputati alla fissazione del thema decidendum (vedasi atto di citazione pagg. 53-58 e successiva memoria di cui all'art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.)- si è limitata a prospettare in diritto i presupposti previsti dalle singole fattispecie previste dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 125 c.p.i. senza però allegare circostanze specifiche e depositare documentazione utile a supporto.
Orbene in diritto è bene rammentare che: - in relazione ai danni in tema di violazione dei diritti di proprietà industriale va osservato che a tenore della giurisprudenza della S.C. Corte, il danno in questione non è configurabile in re ipsa (Cass. 17791/2015; 1000/2013 19430/2003) e non dispensa perciò il danneggiato dal relativo onere (v. Cass., n.12812/16 in motivazione). - Questo quadro di riferimento, modellatosi a suo tempo in relazione segnatamente all'art. 66 I. marchi, non ha subito sostanziali modifiche nel suo impianto di fondo, dato che l'art. 125 c.p.i. non solo riproduce al comma 2 la medesima disposizione, ma assai significativamente al comma 1 richiama gli artt. 1223, 1226 e 1226 cod. civ. che sono norme che, afferendo al risarcimento del danno, ne presuppongono la prova. - l'art. 125 (Risarcimento del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione) infatti recita: comma 1: “Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione”. comma 2: “La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può' farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso”. Comma 3: “ In ogni caso il titolare del diritto leso può chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione, in alternativa al risarcimento del lucro cessante o nella misura in cui essi eccedono tale risarcimento”; - il su citato orientamento è stato confermato di recente dalla Suprema Corte, la quale ha affermato (in sintesi e per quanto d'interesse) che: “alla luce del nuovo dettato dell'art. 125 c.p.i., di cui al d.Lgs. n. 30 del 2005, deve ormai darsi rilievo alla specifica disciplina dettata dal comma 2, in base al quale il giudice può liquidare il danno in una "somma globale stabilità in base agli atti di causa ed alle presunzioni che ne derivano", sulla base, quindi, anche solo di elementi indiziari offerti dal danneggiato; il primo comma dell'art.125 citato rinvia, oltre che agli artt.1223 (che include, nel risarcimento, il danno emergente ed il lucro cessante, conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito, secondo le regole della causalità giuridica e materiale, ai sensi dell'art.41 c.p.) e 1227 (che prevede la diminuzione del danno risarcibile, per fatto colposo del danneggiato, e l'esclusione del risarcimento, per i danni evitabili usando l'ordinaria diligenza) c.c., anche all'art.1226 c.c. e quindi consente, secondo le regole generali, il ricorso alla valutazione equitativa del danno, non suscettibile di essere provato nel suo esatto ammontare (Cass., n. 5666/21; Cass. 2021 n. 24635). - In particolare la S.C. nella sentenza del 2021 n. 24635 ha affermato ### che: “In questa logica, s'afferma dunque, sia in dottrina che nella giurisprudenza di legittimità, che il danno risarcibile si avvicina, pur senza sovrapporvisi, al cosiddetto "danno concorrenziale", ossia appunto all'alterazione dei fattori di mercato che è conseguente all'illecito e che giustifica di per sé, anche nella materia della concorrenza sleale, l'irrogazione dell'inibitoria, pur in assenza di un danno economico attuale per il titolare del diritto violato; se ne distingue, però, perché ai fini del compimento dell'illecito concorrenziale basta l'astratta potenzialità dannosa (ed infatti è illecito anche il tentativo), mentre ai fini risarcitori è richiesta un'alterazione attuale di questi fattori. Per quanto esposto, in adesione al richiamato orientamento consolidato della Corte di legittimità, cui s'intende dare continuità, il collegio ritiene che tale norma non costituisce una deroga in senso stretto alla regola ordinaria sul risarcimento dei danni e al relativo onere probatorio, ma rappresenti una semplificazione probatoria che pur presuppone un indizio della sussistenza dei danni arrecati, attuali o potenziali, dalla condotta di contraffazione del marchio. Né va trascurata la ratio dei criteri risarcitori in caso di illeciti concorrenziali i quali sono configurati come un aspetto del ripristino di corrette condizioni di svolgimento della concorrenza in un mercato che ammette l'esistenza di esclusive. Al riguardo, se è vero che la norma di cui all'art. 125, comma 2, c.p.c., può configurare una fattispecie di danno liquidabile equitativamente, mediante il criterio del "prezzo del giusto consenso", inteso quale parametro agevolatore dell'onere probatorio gravante sull'attore, è altresì vero che tale liquidazione non possa essere effettuata, come invoca la ricorrente, sulla base di un'astratta presunzione, ovvero attraverso un'automatica applicazione del predetto criterio. Deve pertanto ritenersi, come affermato dalla Corte d'appello, che anche tale forma di liquidazione presupponga l'applicazione degli artt. 1223 ss., c.c., e non possa dunque prescindere dalla prova di un adeguato rapporto di causalità tra l'atto illecito e i danni sofferti ed allegati, secondo i criteri ordinari probatori.
Depongono in tal senso, in conformità della suddetta giurisprudenza, sia ragioni sistematiche, afferenti alla coerenza della norma in questione con i principi generali dell'ordinamento civilistico, sia motivi ermeneutici desunti dall'esegesi letterale e logica dell'art. 125, comma 2, c.p.i. ### tale comma dispone che "La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può farne la liquidazione in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. In questo caso il lucro cessante è comunque determinato in un importo non inferiore a quello dei canoni che l'autore della violazione avrebbe dovuto pagare, qualora avesse ottenuto una licenza dal titolare del diritto leso". Tale norma segue significativamente quella dettata nel primo comma, a tenore del quale "Il risarcimento dovuto al danneggiato è liquidato secondo le disposizioni degli articoli 1223, 1226 e 1227 del codice civile, tenuto conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative, compreso il mancato guadagno, del titolare del diritto leso, i benefici realizzati dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi da quelli economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione". La successione letterale e logica tra le norme dei primi due commi esprime l'intento del legislatore di non sganciare il criterio risarcitorio del "giusto prezzo del consenso" dalla norma generale di cui al primo comma, che richiama, appunto, i principi generali dettati dagli artt. 1223 ss., c.c. Pertanto, dal combinato disposto delle due norme in esame può ragionevolmente desumersi che l'introduzione del criterio contemplato dal secondo comma risponda a finalità indubbiamente agevolatorie dell'onere probatorio gravante sull'attore che può equivalere ad un'attenuazione del medesimo onere, ma non può certo tradursi in un'assoluta esenzione dal rispetto dello stesso, in quanto tale interpretazione "atomistica" del secondo comma svuoterebbe di significato la ratio e la stessa lettera del primo comma”; - sempre la S.C. nella sentenza del 2023 n. 20800 ha ulteriormente precisato: “ il titolare del diritto di privativa che lamenti la sua violazione ha facoltà di chiedere, in luogo del risarcimento del danno da lucro cessante, la restituzione (cd. retroversione") degli utili realizzati dall'autore della violazione, con apposita domanda ai sensi dell'art. 125 c.p.i., senza che sia necessario allegare specificamente e dimostrare che l'autore della violazione abbia agito con colpa o con dolo (Cass., n. 21832/21). Al riguardo, il soggetto contraffattore, pur avendo agito in mancanza dell'elemento soggettivo (doloso o colposo), deve comunque restituire al titolare gli utili che ha realizzato nella propria attività di violazione, per effetto del rimedio restitutorio, volto a salvaguardare il titolare di un diritto di privativa che rimarrebbe altrimenti privo di tutela laddove la contraffazione fosse causata in assenza dell'elemento soggettivo del dolo e della colpa. ### il ribadito orientamento, se un soggetto commette una contraffazione consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole, il titolare del diritto violato può ottenere il risarcimento del danno, domandando il danno emergente ed il lucro cessante (ovvero, in alternativa a questo, la restituzione degli utili prodotti dal contraffattore); se, invece, fa difetto l'elemento soggettivo in capo al contraffattore, il titolare della privativa può domandare comunque la retroversione degli utili. Il terzo comma dell'art. 125 c.p.i., appunto prevede che «in ogni caso» il titolare del diritto leso possa chiedere la restituzione degli utili realizzati dall'autore della violazione -evidentemente in forza e in conseguenza della stessa - in alternativa al risarcimento del lucro cessante. La lettera della norma è inequivocabile nel circoscrivere la forma di ristoro al pregiudizio da lucro cessante, ossia ai mancati guadagni sicché tale voce può sicuramente cumularsi al risarcimento di quelle di danno emergente. La norma è altrettanto chiara nell'ammettere la richiesta della retroversione degli utili realizzati dal contraffattore nella misura in cui essi superino il risarcimento del lucro cessante. In tal modo il titolare del diritto può chiedere la restituzione di benefici che egli non avrebbe ritratto anche se la violazione non vi fosse stata, per esempio perché, essendo meno attrezzato, meno efficiente o meno dimensionato rispetto allo sleale e illegittimo competitore, non avrebbe avuto la capacità di operare nello stesso modo sul mercato; il caso inoltre si può verificare nella materia brevettuale, in cui la titolarità del diritto di proprietà industriale può essere svincolata dallo svolgimento di una attività di impresa, quando l'inventore titolare lamenti la violazione da parte di un imprenditore di una privativa che egli non ha ancora provveduto a realizzare o a far realizzare industrialmente. Il tema è stato indagato da autorevole dottrina, che ha posto in luce l'esigenza di impedire che il contraffattore tragga profitti dal proprio illecito e di prevenire la pianificazione di attività contraffattive da parte di operatori economici più efficienti per capacità imprenditoriale del titolare del diritto di proprietà intellettuale; questi infatti potrebbero, anche in presenza di un sistema che garantisca al titolare una piena compensazione del suo mancato profitto, organizzare una attività di contraffazione di per sé vantaggiosa, pur considerando il loro obbligo di risarcire il titolare del mancato guadagno, contando sul lucro costituito dalla differenza tra il mancato guadagno del titolare ed il proprio maggior profitto. In tali ipotesi, il ricorso a questa forma di liquidazione forfettaria e rigida del danno allontana il risarcimento dalla tradizionale funzione meramente compensativa ad esso assegnata nel nostro ordinamento, preordinata a ristorare il titolare del diritto da una perdita che non avrebbe subito se la violazione non fosse stata perpetrata, o, quantomeno, da tale sola funzione, avvicinandola sensibilmente a una logica preventiva e dissuasiva dall'illecito, sia pur sempre sotto l'egida del collegamento necessario con la violazione di un diritto assoluto potenzialmente capace di una espansione economica. In questa prospettiva la retroversione, così come delineata dal legislatore, rivela una evidente analogia (seppur non in termini di completa sovrapposizione delle fattispecie) con i principi che governano l'arricchimento senza causa per l'intento di riallocare la distribuzione di ricchezza in tal modo conseguita fra colui che ha realizzato dei benefici ingiustificati, sfruttando la privativa altrui, e colui il cui diritto assoluto è stato sfruttato per realizzarli, a prescindere dall'accertamento controfattuale circa il conseguimento di quegli stessi benefici da parte sua, in una sequenza di eventi alternativa. Il legislatore del 2006 ha così introdotto uno strumento rimediale sui generis, di tipo restitutorio, ispirato a una logica composita, in parte compensatoria e in parte dissuasiva/deterrente, che si affianca alla tutela risarcitoria classica, sia pur nella sua declinazione speciale prevista in materia di proprietà industriale con le regole particolari stabilite nei primi due commi dell'art.125 c.p.i. (Cass., 21832/21). Questa conclusione è resa evidente già dalla stessa rubrica del novellato art.125, intitolata al «### del danno e restituzione dei profitti dell'autore della violazione» e caratterizzata dal riferimento ai due istituti rimediali….omissis… Va osservato che il titolare del diritto di privativa leso, in alternativa alla domanda di risarcimento del lucro cessante, può fare ricorso al criterio della c.d. "retroversione degli utili", di cui all'art. 125 del d.lgs. n. 30 del 2005 (c.d. "codice della proprietà industriale", nel testo modificato dall'art.17 d.lgs. n. 140 del 2006), secondo cui il danno va liquidato tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale (Cass., n. 8944/20). E' stato altresì precisato che il criterio della retroversione degli utili, anche ove più favorevole al danneggiato, resta nondimeno ancorato alla regola della necessaria derivazione causale ex art. 1223 c.c. dal fatto illecito: ne consegue che la somma, così come accertata quale ricavo per lo sfruttamento dell'opera realizzato dal responsabile, deve essere depurata, da un lato, dei costi sopportati dal medesimo, il quale ha l'onere di fornire, ai fini dello scomputo, elementi concreti di calcolo desumibili dai bilanci (Cass., 21833/21)”….omissis… il danno va liquidato tenendo conto degli utili realizzati in violazione del diritto, vale a dire considerando il margine di profitto conseguito deducendo i costi sostenuti dal ricavo totale; è evidente che tale deduzione dei costi presuppone un calcolo plausibile, pur utilizzando modalità equitative, conseguendone che in caso di determinazione equitativa degli utili occorra verificare se le modalità di calcolo di tali costi sia cioè compatibile con una liquidazione degli utili”; - spetta all'attore anche l'onere di dimostrare ex art. 2697 c.c. i fatti integranti ipotesi di concorrenza sleale; l'accertamento di concreti fatti materiali di concorrenza sleale comporta una presunzione di colpa, ex art. 2600 c.c., che onera l'autore degli stessi della dimostrazione dell'assenza dell'elemento soggettivo ai fini dell'esclusione della sua responsabilità; il corrispondente danno cagionato, invece, non è "in re ipsa" ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo ex art. 1226 c.c. del criterio equitativo per la relativa liquidazione (cfr. anche in motivazione Cass. 2015 n. 25921; Cass. 2017 n. ###; (cfr. Cass. 19430/2003; 7306/2009); solo tale avvenuta dimostrazione consente al giudice di passare alla liquidazione del danno, eventualmente facendo ricorso all'equità" (cfr. fra le tante, anche in motivazione Cass. sez. 1^, 18 dicembre 2003, n. 19430, n. 569057; cfr. anche in motivazione 2023 n. 21586; Cass. 2023 n. 6876; Cass. 2023 n. ###); - si osserva che il danno risarcibile per atto di concorrenza sleale comprende, in applicazione dei criteri generali di cui agli artt. 1223 e 2056 cod. civ., sia il danno emergente, sia il lucro cessante; - il primo può consistere nelle spese vanificate dall'illecito (per esempio, le spese pubblicitarie il cui ritorno è stato compromesso dall'attività illecita del concorrente), nelle spese affrontate per ovviare all'illecito (per esempio, le spese sostenute per la scoperta dell'altrui condotta pregiudizievole e per acquisirne la prova; quelle per informare il pubblico dell'altrui illecito) e in quelle imposte dall'esigenza di ovviare al pregiudizio subito dagli asset aziendali per la perdita di valore e/o, della capacità produttività e di penetrazione nel mercato; - il secondo si risolve essenzialmente nel mancato guadagno del titolare eziologicamente legato alla concorrenza dell'autore della violazione, in relazione alla compressione dei ricavi dovuta alla diminuzione delle vendite - eventualmente anche di prodotti gemellati - o alla erosione del prezzo di mercato del prodotto; - tali voci di danno vanno tenute distinte dal danno non patrimoniale, consistente nella lesione alla reputazione di un soggetto - ivi incluso una persona giuridica - derivante dalla diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali l'ente interagisca, allorquando l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi (cfr. Cass. 26 gennaio 2018, n. 2039; Cass. 25 luglio 2013, n. 18082; sulla risarcibilità del danno non patrimoniale, cfr. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, 26972); - la distinzione delle diverse voci risarcitorie si impone non solo per esigenze di una loro corretta qualificazione, ma anche per evitare il rischio di duplicazione delle poste risarcitorie; - va, infatti, scongiurato il pericolo che la generica allegazione della lesione dell'immagine e del prestigio imprenditoriale dia luogo al riconoscimento di poste risarcitorie distinte, seppur relative al medesimo pregiudizio; - tale pericolo appare particolarmente concreto in ragione della sottile linea di demarcazione tra danno morale da lesione alla reputazione e danno patrimoniale da discredito, da individuarsi, il primo, nel pregiudizio alla corretta identificazione del soggetto che ne è titolare nella sua comunità di riferimento e, il secondo, nel pregiudizio alla produttività e al posizionamento sul mercato; - la tutela risarcitoria per atti di concorrenza sleale va accordata anche con riferimento alla realizzazione di atti preparatori rispetto a quelli presi in considerazione dall'art. 2598 cod. civ., avuto riguardo all'esigenza di prevenzione dell'illecito evidenziata dalla previsione del rimedio inibitorio, qualora sia dimostrata l'esistenza di un danno ad essa eziologicamente collegata; - l'esecuzione di un'attività prodromica - soprattutto se inequivocabilmente orientata alla realizzazione di condotte concorrenziali sleali - può, dunque, di per sé, assumere rilevanza ai fini risarcitori pur in assenza dell'effettivo compimento dell'atto ritenuto illecito, nei limiti in cui la stessa arrechi pregiudizio al concorrente; - qualora, poi, come nel caso in esame, il pregiudizio riguardi l'immagine e l'apprezzamento che i consumatori nutrono per i prodotti commercializzati con un determinato segno distintivo, la vittima ha diritto al risarcimento non solo del danno emergente e del danno non patrimoniale, in presenza dei presupposti indicati in precedenza, ma anche del danno da lucro cessante, laddove la condotta illecita abbia determinato una contrazione dei suoi ricavi o, comunque, una incidenza sul relativo importo. Orbene applicando i superiori principi al caso in esame ne consegue il rigetto delle domande risarcitorie avanzate dall'attrice.
La difesa attorea non ha dimostrato i danni che la società avrebbe subito a causa ed in conseguenza della contraffazione del marchio da parte della società convenuta (si evidenzia che la difesa attorea - in sede di redazione delle conclusioniha formulato la richiesta risarcitoria solo ai sensi dell'art. 125 c.p.i. e non espressamente ai sensi dell'art. 2598 c.c.; mentre -in via subordinataha domandato il risarcimento del danno in via equitativa).
Come emerge chiaramente dalle allegazioni sopra riportate e dalle conclusioni rassegnate (in citazione e confermate nella successiva memoria) la domanda si appalesa generica (non senza evidenziare che la difesa attorea non ha depositato alcuna documentazione contabile relativa alla società attorea (ad esempio i bilanci).
Ne discende che le richieste istruttorie avanzate (e reiterate in sede ###possono essere accolte in quanto hanno evidente carattere esplorativo.
Al riguardo è opportuno rammentare che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata (cfr. ex multis Cass.. Sez. 2, Sentenza n. 1132 del 02/02/2000); onde il suddetto mezzo di indagine non può essere disposto - anche nelle cause avente ad oggetto il marchioal fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con essocome nella speciea supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'attività esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ( cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3343 del 07/03/2001. ### di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, ### formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2021 n. ###. A quanto sopra si aggiunga che l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c. è attività discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è svincolato da oneri motivazionali, restando il provvedimento di rigetto dell'istanza non sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione; vd. n. 27412 del 2021; anche in motivazione Cass. 2022 n. 11362).
Non può neppure procedersi ad una liquidazione equitativa del danno come richiesto ### dalla difesa attorea in via subordinata.
Se con tale richiesta la parte ha inteso far riferimento al secondo comma dell'art.125 c.p.i. quest'ultima diposizione, come sopra precisato, detta una regola speciale di liquidazione equitativa, consentendo che il giudice liquidi il danno «in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano».
A tal riguardo l'attore non ha dimostrato (invero neppure allegato) di avere subito concretamente un lucro cessante da calo delle vendite (come è noto il danno da lucro cessante corrisponde al mancato guadagno o profitto del titolare, dato dalla differenza tra i flussi di vendita che lo stesso avrebbe avuto senza la contraffazione e quelli che ha effettivamente ricevuto. Si parla, ai fini di quantificare il guadagno perso, anche di utile marginale, costituito dalla differenza tra il ricavo che sarebbe derivato da unità di prodotto aggiuntive, rispetto a quelle in concreto commercializzate, ed il costo marginale, comprensivo di tutti i costi che sarebbero stati sostenuti per produrre quelle unità aggiuntive).
Quindi deve escludersi la sussistenza del lucro cessante alla luce della documentazione prodotta, poiché nulla è emerso che a seguito della contraffazione i prodotti (materassi e prodotti affini) a marchio “PerDormire” abbiano avuto un calo di vendite e che il trend relativo alla commercializzazione futura possa dirsi negativo; sicché risulta preclusa ogni forma di argomentazione probatoria presuntiva o indiziaria, benché "attenuata".
La società attrice non ha dimostrato i danni lamentati neppure attraverso indizi o presunzioni, di qualsivoglia consistenza, nell'ottica di una semplificazione probatoria, nè ha allegato fatti specifici forieri di danni causalmente riconducibili alla dimostrata contraffazione, ma i danni sono stati prospettati alla stregua di automatica conseguenza dell'accertata contraffazione.
Anche il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale,, opera come ulteriore elemento di valutazione equitativa «semplificata» del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione.
A ciò si aggiunga che nel caso di specie - in assenza di una diversa allegazionedalle prove raccolte nel presente giudizio è emerso che l'utilizzo del sintagma “per dormire” da parte della convenuta (nelle forme sopra descritte) è avvenuto a partire dal 2019 (vedasi registrazione del dominio internet nonché la deposizione del teste escusso alla udienza del 17/02/2022 ove rispondendo al cap. n. 3 ha dichiarato: “Sì è vero; preciso però che non parlerei di marchio “letti per dormire” ma di logo in quanto non è stato mai registrato come marchio; preciso che nel 2019 la odierna convenuta mi commissionò una consulenza finalizzata alla creazione di un sito internet per poter procedere anche alla vendita on line presso il pubblico dei privati dei prodotti che fino a quel momento venivano venduti sul territorio tramite agenti”) per cui era onere di parte attrice allegare la sussistenza del danno a partire da tale anno in poi (mentre la documentazione prodotta ivi compresa quella della crescita del fatturato e delle spese di pubblicità sostenute - fra l'altro anche per mezzo di altra società- è relativa ad anni precedenti e comunque fino al 2019 e comunque non è sufficiente a dimostrare la sussistenza di un lucro cessante). Non senza trascurare che il riconoscimento della convalidazione del marchio “perdormire” è avvenuta sia in sede amministrativa (vedasi le decisioni di cui ai doc. nn. 73 e 74) solo nel corso del presente giudizio (introdotto nel giugno del 2020) ed in sede ###la presente decisione (quanto alla decorrenza degli effetti del fenomeno del secondary meaning questo Tribunale non può non condividere l'opinione di quella parte della dottrina - recepita anche da parte della giurisprudenza di meritoche esclude la retroattività alla data della registrazione del marchio debole e/o nullo ma successivamente ### ritenuto forte e/o valido in virtù della secondarizzazione atteso che sarebbe eccessivamente ingiusto per chi ha usato quel segno o quella parola durante il periodo di “limbo” di quel marchio dover subire gli effetti pregiudizievoli in forza di un comportamento che sarebbe affetto da sopraggiunta illeicità).
Per le predette ragioni non può essere accolta neppure la domanda diretta ad ottenere la retroversione degli utili (formulata sub n. 8 delle conclusioni).
Si tratta, infatti, pur sempre di una forma di ristoro, forfettario, del lucro cessante, che -come è notopuò cumularsi al danno emergente (ma non al lucro cessante, come affermato da ultimo dala S.C. con la sentenza del 2023 n. ###) e che può essere chiesta o in via alternativa al risarcimento del mancato guadagno o nella misura in cui gli utili del contraffattore superino il suddetto pregiudizio subito (cfr. anche in motivazione Cass. 2020 n. 8944).
Anche con riferimento ai danni non patrimoniali asseritamente subiti dalla società attorea la domanda si appalesa generica (cfr. quanto dedotto alla pag. dell'atto di citazione non integrato sul punto dalla memoria depositata ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c.) e come tale va rigettata (non senza trascurare il principio generale secondo cui: “### del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa; esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno; cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 2018 n. 4310; Cass. 2022 n. 13515).
Le spese seguono la ### soccombenza di parte convenuta e si liquidano in favore della società attrice ex Dm 55/2014 aggiornato dal Dm 147/2022 (valori medi) avuto riguardo al valore della causa (indeterminabile, complessità alta) e alle attività processuali effettivamente svolte e previa riduzione del 30% in ragione della rinuncia da parte attrice alle domande relative al disegno-modello comunitario e del rigetto delle domande risarcitorie (la difesa di parte attrice ha depositato la nota spese in data ###). P.Q.M. Il Tribunale di #### in ### di ### definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto in I grado al n. RG 2785/2020, ogni altra domanda e/o eccezione disattesa, così decide: ACCOGLIE le domande attoree perché fondate nei limiti e per le causali di cui in motivazione; per l'effetto, ### e dichiara - per le causali di cui in motivazionela contraffazione da parte della società convenuta dei marchi, della denominazione sociale, dell'insegna e dei nomi a dominio di parte attrice riconducibili al sintagma “PERDORMIRE” per l'effetto, ### gli artt. 124, 131 e 133 c.p.i.
INIBISCE alla società convenuta: - l'ulteriore uso, produzione, commercializzazione, importazione, esportazione, distribuzione, immagazzinamento, offerta e pubblicizzazione di prodotti, di tutto il materiale pubblicitario, dei dépliants, dei cataloghi, della corrispondenza commerciale, delle insegne, del packaging, delle confezioni, degli imballaggi, delle etichette, dei cartellini, degli scontrini, dei profili di social networks, delle pagine ### anche su siti di commercio online, riproducenti in tutto o in parte i segni “PERDORMIRE”, “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o o qualsiasi altro segno simile al marchio “ di parte attrice; - l'uso di segni uguali o simili a “ , in qualsiasi forma e su qualsiasi mezzo, inclusi i prodotti, i materiali promozionali, sulla rete ### quale parola### chiave, link, meta-tag, nome di dominio, nickname, nei social network ed in qualsiasi altra forma; DISPONE - il ritiro definitivo dal mercato dei depliant, delle insegne e di ogni altro supporto, materiale o immateriale, su cui siano apposti i segni “PERDORMIRE”, “Per Dormire” e/o “### Dormire” e/o “###it” e/o “lettiperdormire.it” e/o o qual siasi alt ro s egno s imile al m archio “ dell'attrice, disponendone la distruzione in presenza di incaricati dell'attrice; Sempre ai sensi dell'art. 124 comma II c.p.i., in accoglimento della domanda attorea: FISSA a carico di parte convenuta una somma di euro 500 per ogni violazione o inosservanza successivamente accertata e di euro 1000 per ogni giorno di ritardo nella esecuzione della presente sentenza decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della presente sentenza; Visto l'art. 118 comma 6 C.p.I. accertato il diritto esclusivo di parte attrice sul segno “PERDORMIRE” e della registrazione in violazione dell'art. 22 CPI da parte della convenuta, ### il trasferimento a titolo definitivo, del nome a dominio “lettiperdormire.it”, a favore di parte attrice; Visto l'art. 126 c.p.i.
DISPONE la pubblicazione in sunto della presente sentenza a cura di parte attrice e a spese di parte convenuta su “La ” e “Il ” con diritto della società attrice di immediato rimborso dietro presentazione delle relative fatture.
RIGETTA ### le domande risarcitorie avanzate dalla attrice per le causali di cui in motivazione; RIGETTA ogni altra domanda e/o eccezione; CONDANNA la società convenuta - in persona del legale rappresentante pro-temporeal pagamento in favore della società attrice delle spese di lite che si liquidano - per le causali di cui in motivazione e previa riduzione del 30%- in E. 9.872,10 a titolo di compenso professionale, oltre ad E. 1063,00 a titolo di esborsi, oltre al 15% a titolo di spese generali, Iva e ### come per legge; Così deciso nella ### di Consiglio del 30/01/2024 ### rel./est. ###ssa ### Pompetticausa n. 2785/2020 R.G. - Giudice/firmatari: N.D.
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