CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sentenza n. 1521/2024 del 09-12-2024
principi giuridici
La tutela del marchio non registrato presuppone l'utilizzazione effettiva dello stesso, non essendo esperibile in rapporto a segni distintivi di un'attività d'impresa mai esercitata.
In tema di preuso del marchio, la prova della continuità dell'uso effettivo deve essere fornita da chi lo invoca, dimostrando che l'uso è stato omogeneo e costante nel tempo, e quindi non sporadico, casuale, occasionale o comunque non continuativo.
La decadenza del marchio per non uso, ai sensi degli artt. 24 e 26 c.p.i., si verifica qualora il marchio non formi oggetto di uso effettivo da parte del titolare o con il suo consenso per un periodo ininterrotto di cinque anni, salvo che il mancato uso non sia giustificato da un motivo legittimo.
In caso di successione nell'utilizzo del marchio, è necessario verificare, sul piano diacronico, il passaggio del marchio tra i soggetti interessati, con la necessaria delimitazione dei termini temporali dell'attività di preuso e del riscontro del suo carattere continuo e non interrotto.
Va chiarita la differenza tra l'uso del segno come ditta-denominazione sociale e l'uso del segno come marchio per contraddistinguere prodotti e servizi forniti, dovendo colui che chiede di affermare il conseguimento di un proprio diritto fornire una prova completa sia del preuso della ditta denominazione sociale, sia di quello del segno in funzione di marchio e della conseguente notorietà dello stesso.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Tutela del Marchio Registrato e Onere della Prova del Preuso: Una Rilettura Critica
La pronuncia in commento affronta una controversia in materia di proprietà industriale, focalizzandosi sulla contrapposizione tra un marchio registrato e un presunto preuso di un segno distintivo simile. La vicenda trae origine dall'azione promossa da una società titolare del marchio registrato "### Neon" nei confronti di altre due società che utilizzavano denominazioni e marchi contenenti le parole "###" e "Neon". L'attrice lamentava la violazione dei propri diritti di privativa industriale e chiedeva l'inibitoria dell'uso dei segni contestati, il ritiro dal commercio dei prodotti recanti tali segni, la pubblicazione della sentenza e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale di primo grado, pur riconoscendo la validità del marchio registrato e la confondibilità tra i segni in conflitto, aveva respinto la domanda attorea, ritenendo provato il preuso del marchio da parte delle società convenute, risalente a un periodo antecedente alla registrazione del marchio da parte dell'attrice. Tale decisione si basava su una serie di documenti, tra cui documenti di trasporto, visure camerali e altri atti societari, che, secondo il Tribunale, dimostravano la continuità dell'uso del marchio da parte delle convenute e dei loro danti causa a partire dagli anni '80.
La Corte d'Appello ha ribaltato la decisione di primo grado, accogliendo l'appello della società titolare del marchio registrato. I giudici di secondo grado hanno posto l'accento sull'onere della prova gravante su chi invoca il preuso, sottolineando la necessità di dimostrare un uso effettivo e continuativo del marchio nel tempo. La Corte ha rilevato che la documentazione prodotta dalle convenute non era sufficiente a provare la continuità dell'uso del marchio, in particolare nel periodo immediatamente precedente alla registrazione del marchio da parte dell'attrice. In particolare, è stata evidenziata la mancanza di documenti relativi a un significativo lasso di tempo, tale da far presumere l'interruzione dell'uso del marchio da parte delle convenute.
La Corte d'Appello ha inoltre criticato l'eccessiva importanza attribuita dal Tribunale di primo grado ai rapporti familiari tra i soggetti che si sono succeduti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, ritenendo insufficiente tale elemento a dimostrare il trasferimento del marchio da una società all'altra. I giudici hanno ribadito la necessità di fornire una prova specifica del trasferimento del marchio, soprattutto in caso di fallimento di una delle società coinvolte.
In definitiva, la Corte d'Appello ha ritenuto che le società convenute non avessero fornito una prova sufficiente del preuso del marchio, accogliendo la domanda dell'attrice e ordinando l'inibitoria dell'uso dei segni contestati, il ritiro dal commercio dei prodotti recanti tali segni e la pubblicazione della sentenza.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.