TRIBUNALE DI ANCONA
Sentenza n. 1320/2023 del 17-10-2023
principi giuridici
L'uso da parte di un soggetto non autorizzato di un segno distintivo identico o simile a un marchio altrui, anche se inserito in un'espressione più ampia o accompagnato da elementi grafici, costituisce contraffazione qualora sussista un rischio di confusione per il pubblico, consistente anche nel mero rischio di associazione tra i segni, in ragione dell'identità o affinità dei prodotti o servizi offerti e della notorietà del marchio preesistente.
Ai fini della valutazione del rischio di confusione tra segni distintivi, l'apprezzamento del giudice deve essere compiuto non in via analitica, ma in via globale e sintetica, con riguardo all'insieme degli elementi salienti grafici e visivi, mediante una valutazione di impressione, che prescinde dalla possibilità di un attento esame comparativo e che va condotta in riferimento alla normale diligenza e avvedutezza del pubblico dei consumatori di quel genere di prodotti.
In tema di marchi, l'acquisizione di carattere distintivo da parte di un marchio originariamente debole, per effetto del c.d. secondary meaning, comporta la sua equiparazione ai marchi forti, con conseguente applicazione della più rigorosa tutela prevista per questi ultimi, in ragione della consolidata identificazione del marchio con la provenienza dei prodotti da una determinata impresa.
In tema di proprietà industriale, l'inibitoria all'uso di un nome a dominio aziendale che riproduca o contenga il marchio altrui è ammissibile in quanto tale condotta permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone, quindi, un indebito vantaggio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Tutela del marchio "debole" divenuto "forte" per "secondary meaning": inibitoria all'uso e risarcimento del danno
La pronuncia in commento affronta una complessa vicenda di contraffazione di marchio e concorrenza sleale, in cui una società titolare di un marchio originariamente "debole" ha agito contro un'impresa individuale che utilizzava un segno distintivo simile per attività analoghe.
La società attrice, operante nel settore della vendita di libri, lamentava l'utilizzo da parte del convenuto del termine "###" (o espressioni simili) sia come insegna del proprio esercizio commerciale, sia nel nome a dominio del sito internet, sia come marchio di fatto. L'attrice, titolare di diversi marchi registrati contenenti tale termine, rivendicava la contraffazione dei propri segni distintivi e la commissione di atti di concorrenza sleale per confusione.
Il convenuto si difendeva sostenendo la debolezza del marchio attoreo, la diversità della propria insegna (caratterizzata dall'aggiunta di un elemento distintivo e dalla localizzazione territoriale dell'attività), l'assenza di rischio di confusione per il pubblico e la tolleranza dimostrata dall'attrice per un lungo periodo di tempo.
Il Tribunale, dopo aver ripercorso la storia del marchio attoreo e analizzato la documentazione prodotta, ha accolto parzialmente le domande dell'attrice. In particolare, i giudici hanno riconosciuto che il marchio "###", pur nato come marchio "debole" (in quanto descrittivo del prodotto), aveva acquisito nel tempo un "secondary meaning", ovvero una forte capacità distintiva grazie all'uso prolungato, alla diffusione su tutto il territorio nazionale, agli ingenti investimenti pubblicitari e alla notorietà acquisita presso il pubblico dei consumatori.
Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto che l'utilizzo del termine "###" da parte del convenuto, anche se accompagnato da altri elementi distintivi, costituisse una violazione dei diritti di privativa dell'attrice e un atto di concorrenza sleale per confusione, in quanto idoneo a indurre il pubblico a ritenere che i prodotti o servizi offerti dal convenuto provenissero dalla stessa impresa o fossero ad essa collegati.
Pertanto, il Tribunale ha inibito al convenuto l'ulteriore utilizzo del termine "###" in qualsiasi forma, ha ordinato il ritiro dal commercio dei prodotti recanti il marchio contraffatto, ha inibito l'utilizzo del nome a dominio e ha disposto la pubblicazione della sentenza su quotidiani e riviste specializzate.
Tuttavia, il Tribunale ha rigettato la domanda di risarcimento del danno, ritenendo che l'attrice non avesse fornito una prova sufficiente del danno subito a causa della contraffazione, né del lucro cessante, né del danno emergente, né del danno non patrimoniale. In particolare, i giudici hanno evidenziato la genericità delle allegazioni attoree e l'assenza di documentazione contabile idonea a quantificare il danno subito. Di conseguenza, sono state ritenute inammissibili le richieste istruttorie avanzate dall'attrice, in quanto aventi carattere esplorativo.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.