TRIBUNALE DI ANCONA
Sentenza n. 221/2024 del 31-01-2024
principi giuridici
L'utilizzazione da parte di un operatore economico di un segno distintivo, anche in forma modificata, che riproduca il nucleo ideologico individualizzante di un marchio altrui, determina un rischio di confusione per il pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lett. b), c.p.i., qualora i prodotti o servizi offerti siano identici o affini, e sussista la possibilità che il pubblico interessato possa credere che i prodotti provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate.
Il marchio debole, divenuto forte per effetto del secondary meaning, riceve la stessa tutela accordata ai marchi originariamente forti, sicché l'accertamento della relativa contraffazione va effettuato secondo i criteri che presiedono alla tutela del marchio forte, senza che lievi modificazioni possano escludere la confondibilità.
La registrazione di un nome a dominio aziendale che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce violazione dell'art. 22 c.p.i., in quanto permette di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone un indebito vantaggio.
In materia di risarcimento del danno per contraffazione di marchio, il titolare del diritto leso che agisca ai sensi dell'art. 125 c.p.i. ha l'onere di allegare e provare il danno subito, non potendo quest'ultimo ritenersi sussistente in re ipsa.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.
testo integrale
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sintesi e commento
Tutela del Marchio "###" e Concorrenza Sleale: Analisi di una Sentenza
La pronuncia in esame affronta una complessa controversia in materia di proprietà industriale, originata dall'asserita contraffazione di marchi, denominazione sociale, insegna e nomi a dominio riconducibili ad un noto marchio nel settore del riposo. La società attrice, titolare di plurimi marchi registrati a livello nazionale, comunitario e internazionale, ha convenuto in giudizio un'altra impresa operante nel medesimo settore, contestando l'utilizzo del sintagma "###" (anche in combinazione con altri elementi lessicali e grafici) per la commercializzazione di prodotti analoghi e per la promozione della propria attività online.
La società attrice lamentava, in particolare, l'uso del segno "###" da parte della convenuta su piattaforme di e-commerce, come nome a dominio di un sito web dedicato alla vendita di letti e, più in generale, per la promozione dei propri prodotti. Tali condotte, a parere dell'attrice, configuravano atti di contraffazione dei propri marchi, violazione dei diritti di proprietà industriale e concorrenza sleale, generando confusione nel pubblico dei consumatori e indebito sfruttamento della notorietà del proprio brand.
Nel corso del giudizio, l'attrice ha rinunciato alle domande relative alla violazione del diritto d'autore e alla contraffazione di un proprio disegno e modello comunitario registrato, concentrando le proprie pretese sulla tutela dei marchi "###" e sulla repressione degli atti di concorrenza sleale.
Il Tribunale, dopo aver ripercorso l'evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia di marchi, ha riconosciuto la fondatezza delle pretese attoree, seppur nei limiti di quanto accertato in istruttoria. I giudici hanno rilevato che, pur essendo nato come marchio "debole" per la sua natura descrittiva, il segno "###" ha progressivamente acquisito un forte carattere distintivo (il cosiddetto "secondary meaning") grazie all'intenso utilizzo, alla massiccia attività pubblicitaria e alla capillare presenza sul mercato nazionale e internazionale. Tale accresciuta capacità distintiva, riconosciuta anche da decisioni dell'### (### dell'### europea per la proprietà intellettuale), ha conferito al marchio "###" una tutela più ampia e incisiva, assimilabile a quella dei marchi "forti".
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che l'utilizzo del sintagma "###" da parte della convenuta, pur in combinazione con altri elementi, fosse idoneo a ingenerare confusione nel pubblico dei consumatori, inducendoli a ritenere che i prodotti commercializzati dalla convenuta provenissero dalla stessa impresa o fossero comunque collegati economicamente all'attrice. Tale condotta, pertanto, è stata qualificata come contraffazione dei marchi "###", violazione dei diritti di proprietà industriale e concorrenza sleale.
In conseguenza di ciò, il Tribunale ha inibito alla convenuta l'ulteriore utilizzo del segno "###" in qualsiasi forma e per qualsiasi finalità, ordinando il ritiro dal commercio dei prodotti e materiali pubblicitari recanti il segno contestato e disponendo il trasferimento a favore dell'attrice del nome a dominio "lettiperdormire.it". È stata altresì fissata una penale per ogni successiva violazione o inosservanza dell'ordine inibitorio.
Tuttavia, il Tribunale ha rigettato le domande risarcitorie avanzate dall'attrice, ritenendo che quest'ultima non avesse fornito una prova sufficiente dei danni subiti a causa della contraffazione del marchio. In particolare, i giudici hanno rilevato l'assenza di allegazioni specifiche e di documentazione contabile idonea a dimostrare un calo delle vendite o un pregiudizio all'immagine del brand "###".
Infine, il Tribunale ha disposto la pubblicazione in sunto della sentenza su quotidiani a diffusione nazionale, al fine di rendere pubblica la reintegrazione del diritto violato e di ripristinare l'immagine del titolare del marchio.
Si consiglia di leggere sempre il testo integrale del provvedimento.