TRIBUNALE DI ROMA
Sentenza n. 1937/2021 del 03-02-2021
principi giuridici
La registrazione di un "domain name" di sito internet che riproduca o contenga il marchio altrui costituisce contraffazione del marchio, consentendo di ricollegare l'attività a quella del titolare del marchio, sfruttandone la notorietà e traendone indebito vantaggio.
In tema di marchi d'impresa, la qualificazione del segno distintivo come marchio debole incide sull'intensità della tutela, nel senso che, a differenza del marchio forte, per il quale sono illegittime tutte le modificazioni che ne lascino sussistere l'identità sostanziale, per il marchio debole sono sufficienti ad escluderne la confondibilità anche lievi modificazioni od aggiunte.
Ai fini della valutazione della illegittimità della registrazione di un domain name, in violazione dell'art. 22 c.p.i., da parte di un soggetto diverso dal titolare del marchio, è necessario accertare il grado di capacità distintiva del marchio, distinguendo tra marchi deboli e marchi forti, tenendo conto della rinomanza e dello status del marchio anteriore, delle circostanze del caso e del comportamento complessivo del registrante.
Ai sensi dell'art. 20 lett. b) c.p.i., il titolare di un marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nell'attività economica un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione. Il divieto si estende anche ai prodotti e servizi non affini se, come nel caso di specie, il marchio goda di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi (art. 20, lett. c) c.p.i.).
Il ricorso proposto alla ### di ### per la riassegnazione di un nome a dominio e il relativo esito non precludono all'interessato di adire l'autorità giudiziaria, posto che la procedura di riassegnazione di nome a dominio sottoposto ad opposizione non ha natura giurisdizionale e non preclude alle parti il ricorso, anche successivo, alla magistratura o all'arbitrato.
I termini previsti dall'art. 3.12 del ### di ### delle ### non attengono all'ammissibilità dell'azione giudiziaria in materia di contraffazione del domain name, bensì alla comunicazione al Registro .it, proponibile dalla parte che abbia interesse alla sospensione dell'attuazione della decisione resa sull'assegnazione del nome a dominio, pertanto la sua inosservanza non preclude alla parte che vi abbia interesse la proposizione dell'azione avanti al giudice.
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testo integrale
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sintesi e commento
Tutela del Marchio Noto e Utilizzo Illegittimo di Nomi a Dominio: il Tribunale di ### Si Pronuncia
La pronuncia del Tribunale di ### affronta una complessa questione riguardante la coesistenza tra un marchio rinomato e un nome a dominio identico, analizzando le implicazioni in termini di concorrenza sleale e violazione della proprietà industriale.
La vicenda trae origine dalla registrazione del nome a dominio "leiene.it" da parte di una società cipriota, specializzata nello sviluppo e nella vendita di nomi a dominio. Tale registrazione era stata preceduta da un procedimento di riassegnazione del nome a dominio, promosso dalla nota società operante nel settore televisivo, titolare del marchio "Le Iene", distintivo di una popolare trasmissione televisiva. La società televisiva aveva ottenuto in sede arbitrale la riassegnazione del dominio, ritenendo la registrazione da parte della società cipriota illegittima e lesiva dei propri diritti.
La società cipriota, contestando la decisione arbitrale, aveva quindi adito il Tribunale di ### chiedendo l'accertamento della legittimità della registrazione e dell'uso del nome a dominio, nonché della liceità della propria attività di acquisizione e rivendita di nomi a dominio generici. La società televisiva, costituitasi in giudizio, aveva eccepito preliminarmente la tardività dell'azione e l'inammissibilità della stessa, stante la natura decisoria della pronuncia arbitrale. Nel merito, aveva chiesto l'inibitoria all'uso del dominio, il suo trasferimento e il risarcimento dei danni subiti.
Il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari, ha innanzitutto dichiarato inammissibile la domanda di accertamento della legittimità dell'attività di "domainer" in termini generali, ritenendo carente l'interesse ad agire. Nel merito, il collegio ha respinto la domanda della società cipriota e accolto le domande riconvenzionali della società televisiva.
I giudici hanno fondato la decisione sulla preesistenza e sulla rinomanza del marchio "Le Iene", ritenendo che l'uso del nome a dominio "leiene.it" da parte della società cipriota, anche in considerazione dei link sponsorizzati presenti sulla pagina web associata al dominio, costituisse una violazione degli articoli del codice della proprietà industriale in materia di contraffazione di marchio notorio. In particolare, il Tribunale ha evidenziato come tale condotta consentisse alla società cipriota di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo e dalla notorietà del marchio "Le Iene", creando un rischio di confusione per il pubblico.
Di conseguenza, il Tribunale ha inibito alla società cipriota l'uso del nome a dominio, ne ha disposto il trasferimento alla società televisiva e l'ha condannata al risarcimento dei danni, quantificati tenendo conto delle spese sostenute per la riassegnazione del dominio, degli utili percepiti e della perdita di opportunità commerciali. È stata inoltre disposta la pubblicazione del dispositivo della sentenza su alcuni quotidiani e siti web specializzati.
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