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TRIBUNALE DI TORINO

Sentenza n. 3686/2024 del 26-06-2024

N. 7239/2022 R.G.  REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Tribunale delle ### in composizione collegiale, in persona di: - dott.ssa ### - dott. ### - dott. ### rel.  sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 7.6.2024, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento indicato in epigrafe, promosso da: ### S.r.l.s., con sede ###, P.IVA e C.F.: ###, rappresentata e difesa dagli Avv.ti #### ed ### contro ### nato a ### il 12 gennaio 1979 e residente in ####, ###, c.f. ###, rappresentato e difeso dall'Avv.  ### e dall'Avv. ### e ### s.a.s. in Liquidazione, corrente in ####, c.f. ###, rappresentata e difesa dall'avv. ### OGGETTO: marchio non registrato, registrazione da parte di terzi, assenza di novità, malafede, nullità #### “Nel merito, in via principale: - accertare l'utilizzo da parte della ### in liquidazione (già ### di ### & C. S.n.c.) del marchio di fatto “### News” fin dal 2009 e per l'effetto dichiarare la titolarità esclusiva della ### in liquidazione del marchio “### News”; - accertare e dichiarare la nullità delle registrazioni di marchio nn. ###2707 e ###1546 per deposito in malafede ex artt. 19 e 25 CPI; - accertare e dichiarare la nullità delle registrazioni di marchio nn. ###2707 e ###1546 per difetto di novità ex artt. 12 e 25 CPI; - condannare il convenuto ### ex art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi in via equitativa. 
Inoltre, quanto alle richieste di controparte: - rigettare l'intera domanda riconvenzionale di parte convenuta in quanto palesemente infondata; - dichiarare inammissibili le prove testimoniali richieste da controparte, nonché ritenere irrilevanti al fine del decidere i capitoli di prova dedotti da controparte. 
In ogni caso: Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari, oltre accessori di legge, così come previsto dal D.M.  55/2014”.  ### “Voglia l'###mo Tribunale adito, respinte le avversarie istanze, eccezioni e domande; domanda riconvenzionale ✓ nei confronti dell'attrice e della terza chiamata, accertare e dichiarare la nullità/invalidità/inefficacia del contratto di affitto d'azienda tra ### s.a.s. in liquidazione e ### s.r.l.s. e, per l'effetto, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo all'attrice per le ragioni esposte in comparsa; ✓ accertare e dichiarare, in ogni caso, l'improcedibilità dell'azione da parte di ### s.r.l.s. per sussistenza di clausola compromissoria che devolve all'arbitro la/e controversia/e; ✓ accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione e delle domande tutte fatte valere da ### s.r.l.s. per omessa domanda di accertamento del presupposto invocato, per le ragioni esposte in comparsa di costituzione, in via preliminare; ✓ accertare e dichiarare, in ogni caso, il difetto di legittimazione passiva in capo al sig. ### rispetto alle domande dell'attrice; ✓ accertare e dichiarare, in ogni caso, nei confronti di ### in liquidazione, l'inammissibilità della domanda di condanna come genericamente svolta, da respingersi integralmente per omessa domanda riconvenzionale anche in relazione all'omessa domanda di accertamento del presupposto fondante la stessa richiesta di condanna; ✓ accertare e dichiarare, in ogni caso, l'improcedibilità della domanda di condanna della terza chiamata ### in liquidazione per sussistenza di clausola compromissoria che devolve all'arbitro la/e controversia/e; In ogni caso, nel merito: ✓ rigettare integralmente le domande avversarie di ### s.r.l.s. e di ### in liquidazione, in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto per le ragioni sopra esposte, e per l'effetto, assolvere parte convenuta sig. ### da qualsiasi pretesa avversaria.  ✓ in via subordinata, per la denegata ipotesi di condanna, per le ragioni esposte in giudizio, dichiarare la terza chiamata ### s.a.s. in liquidazione a garantire il convenuto sig. ### da ogni sfavorevole effetto e da qualsiasi pretesa, anche e se del caso accertando e dichiarando la compensazione del credito eventualmente accertato in favore di ### - ancorché manchi la domanda di accertamento dello stesso - con il credito certo ed esigibile spettante al sig. ### in virtù della liquidazione della quota societaria mai versata in suo favore. 
In ogni caso: con il favore delle spese processuali”.  ### “Nel merito - ### le pretese formulate dal convenuto sig. ### in quanto infondate in fatto ed in diritto.  - Condannare il sig. ### a versare alla procedura quanto indebitamente prelevato per un importo pari a ### con riserva di avanzare pretesa per ulteriori importi accertandi nel corso del presente giudizio o in altra sede ###vittoria di spese, oneri e accessori di legge”.  MOTIVI DELLA DECISIONE 1) ### la prospettazione dei fatti rappresentata in atto di citazione: - ### di ### & C. S.n.c., costituita il 22 dicembre 2009 da ### ha pubblicato sin dalla nascita il periodico on line di cronaca locale «### testata registrata presso il Tribunale di ### - il 2 febbraio 2018, ### è diventato socio della società, che in seguito, il 10 luglio 2019, è stata trasformata in ### di ### & C. S.a.s., con il ### come socio accomandante e il ### come socio accomandatario; - il 28 luglio 2020, il ### con dichiarazione unilaterale, è receduto dalla società e, contestualmente, ha depositato presso l'### a proprio nome, e senza il consenso di quest'ultima o del ### domanda di registrazione del marchio «### - il marchio è oggi registrato con n. ###2707, per la classe 1; - il 28 agosto 2020, il ### ha intimato con raccomandata al ### che gli fosse retribuito l'uso del marchio e del dominio «### - il 27 gennaio 2021, ### S.a.s. ha concesso in affitto a ### l'azienda, comprensiva del marchio «### ed è poi entrata in liquidazione per mancata ricostituzione della pluralità di soci; - lo stesso 27 gennaio 2021, il ### ha depositato presso l'### nuova domanda di registrazione del medesimo marchio «### registrato con n. ###1546 questa volta per la classe 41; - il 9 agosto 2021, lo stesso, tramite il suo legale, ha diffidato ### dal continuare ad utilizzare il marchio; - ### ha acquistato nel tempo notorietà anche fuori dall'ambito locale, come confermato dal fatto che solo una piccola parte degli utenti ha accesso da ### mentre tutti gli altri hanno accesso da altre zone di ### (principalmente ######### Napoli, #### e ### e anche dall'estero; - il numero di accessi è cospicuo (circa 300.000 nel 2017 e nel 2018, più di mezzo milione nel 2019, nel 675.588 nel 2020, in leggera flessione negli anni successivi).  2) Su queste basi, l'attrice chiede accertarsi la nullità delle due registrazioni del marchio effettuate dal ### sia per la mancanza di novità dello stesso, sia perché la domanda di registrazione è stata fatta in malafede.  3) ### senza contestare la ricostruzione in fatto, eccepisce: - il difetto di legittimazione attiva della parte attrice, causa la nullità del contratto di affitto d'azienda tra ### e ### perché stipulato dall'amministratore provvisorio della prima in assenza dei poteri necessari; - l'improcedibilità della causa per effetto della clausola compromissoria presente nello ### di ### - il proprio difetto di legittimazione passiva in ragione del fatto che il marchio è stato registrato prima del contratto di affitto d'azienda, e che quindi con esso ### ha disposto di qualcosa di non suo; - l'inammissibilità della domanda di nullità delle registrazioni in assenza della domanda di accertamento della titolarità del marchio in capo a ### suo presupposto necessario. 
In aggiunta, in fatto, sostiene di aver ideato lui stesso il marchio registrato, e contesta di aver agito in malafede, non solo per questo ma anche perché il marchio ### non avrebbe alcun valore. 
Questo perché, posto che lo stesso ### che si è sempre rifiutato di liquidargli la sua quota della società sostenendo appunto che essa non abbia alcun valore, allora non può avere alcun valore neanche il marchio, che rappresenta una voce dell'attivo. 
Per queste ragioni, propone domanda riconvenzionale di accertamento della nullità del contratto di affitto d'azienda, e chiede la chiamata in causa di ### sia proponendo nei suoi confronti domanda di manleva sia ai fini della estensione nei suoi confronti della suddetta domanda riconvenzionale.  4) Autorizzata la chiamata del terzo, ### si è costituita contestando la domanda di nullità del contratto di affitto di ramo d'azienda, anche perché esso in ogni caso è stato ratificato dall'attuale liquidatore della società, nominato dal ### del Tribunale di ### e chiedendo a sua volta, in via riconvenzionale, la condanna del ### alla restituzione della somma di ### che sarebbe stata da lui prelevata senza alcuna giustificazione dal conto della società.  5) Concessi i termini ex art. 183 c.p.c., in prima memoria il ### ha eccepito l'improcedibilità della domanda di ### per effetto della già citata clausola compromissoria contenuta nei patti sociali. 
Alla scadenza del termini, non sono state ammesse le richieste di prova orale formulate dalle parti, perché vertenti su circostanze documentali o non pertinenti (in particolare quelle formulate dal ### ai capi da 3 a 9, che mirano all'accertamento del ruolo aziendale di ### all'interno di ### ai capi da 10 a 12, che hanno ad oggetto il recesso di ### da ### e al capo 13 che attiene alla circostanza che l'attività di ### stia ancora proseguendo con ###. 
La causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni al 27.2.2024, quando è stata rimessa al Collegio con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.  6) La domanda riconvenzionale e le eccezioni preliminari sollevate dal convenuto ### sono tutte inammissibili e/o infondate. 
In particolare, affrontandole nel medesimo ordine con cui sono state riportate al punto 3): - in ordine alla domanda di accertamento della nullità del contratto di affitto di azienda, in quanto stipulato dall'amministratore provvisorio ed essendo questi privo del potere di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, è sufficiente osservare che al più la sanzione conseguente all'incapacità di contrarre sarebbe l'annullamento del contratto, ai sensi dell'art.  1454 c.c., vizio il cui accertamento può essere chiesto solo dalla parte, e quindi da ### il cui liquidatore ha invece dichiarato di aver ratificato il contratto stesso e di darvi volontariamente esecuzione; - non ha pregio la tesi per cui il contratto di affitto di azienda sia incompatibile con la messa in liquidazione della società, essendo anzi l'affitto uno strumento normale di gestione dell'azienda nelle fasi che preludono alla sua cessione; - la clausola compromissoria presente nello ### riguarda i soci e ha ad oggetto le controversie relative a rapporti sociali, e quindi non è opponibile all'affittuaria dell'azienda ed in ogni caso non riguarda le domande dedotte in questo giudizio; - la legittimazione passiva del ### deriva direttamente dall'essere egli il titolare delle registrazioni di marchio di cui si chiede l'annullamento; - è errata la tesi dell'inammissibilità della domanda di annullamento dei marchi, per non essere essa associata alla domanda di accertamento della titolarità degli stessi in capo all'attrice, in quanto la domanda di nullità della registrazione contiene già implicitamente l'accertamento della titolarità del diritto anteriore in capo alla parte attrice; - in ogni caso, con la prima memoria 183 c.p.c., ### legittimata ex art. 122 co. 2 CPI in qualità di avente causa di ### ha precisato la domanda esplicitando anche l'istanza di accertamento della titolarità del marchio.  7) Allo stesso modo, sono del tutto irrilevanti le deduzioni del ### sul fatto di non aver ricevuto la liquidazione della sua quota, e sul presunto collegamento tra valore della stessa e valore del marchio. 
Si tratta evidentemente di questioni che non incidono in alcun modo sulla decisione della controversia, non avendo attinenza con i rapporti giuridici dedotti in giudizio.  8) Nel merito, la domanda principale è fondata. 
Come già ricordato, parte attrice deduce la nullità del marchio sia per assenza di novità, sia per la malafede del richiedente. 
Al riguardo, è noto che a norma dell'art. 12 co. 1 lett. a) CPI costituisce presupposto di validità della registrazione che il marchio non sia identico o simile ad un segno già usato da altri come segno distintivo di prodotti o servizi identici o affini, purché il preuso non sia caratterizzato da notorietà meramente locale. Invece, se la notorietà ha varcato i confini locali, “il preuso di un marchio di fatto comporta, tanto il diritto all'uso esclusivo del segno distintivo da parte del preutente, quanto l'invalidità del marchio successivamente registrato ad opera di terzi, venendo in tal caso a mancare il carattere della novità, che costituisce condizione per ottenerne validamente la registrazione. Di conseguenza, il preuso di un marchio di fatto, ai sensi degli artt. 12 e 28 del d.lgs. n. 30 del 2005 (cd. 
Codice della proprietà industriale) comporta che il preutente, avendo il diritto all'uso esclusivo del segno, ha il potere di avvalersene, che è distinto da ogni successiva registrazione corrispondente alla denominazione da lui usata, ben potendo, pertanto, ottenere la dichiarazione di nullità di tale registrazione, anche per decettività, in rapporto ai segni confliggenti (Cass., 01/02/2018, n. 2499; Cass., 02/11/2015, n. 22350)” (cfr. Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 14925 del 31/05/2019). 
Inoltre, riguardo alla previsione dell'art. 19 CPI, la “mala fede” è tradizionalmente ravvisata nel contegno di chi chiede la registrazione consapevole dell'esistenza di un diritto altrui, e allo scopo appunto di pregiudicarne il legittimo esercizio.  9) Dati questi presupposti nella fattispecie sussistono entrambi i motivi di nullità, seppure limitatamente alla seconda domanda di registrazione, relativa alla classe 41 (che comprende le attività culturali), essendo la prima attinente invece alla classe 1 (prodotti chimici destinati all'industria), non interferente con quella dell'editoria. 
Infatti, per quanto attiene l'assenza di novità: - è pacifica l'identità del marchio figurativo registrato dal ### descritto come una lettera C rappresentata “come una freccia curva a due punte, la lettera C e la parola ### sono scritte in colore grigio scuro, la parola ### è scritta in grigio chiaro”, con il segno distintivo utilizzato sul sito internet di ### - il preuso del marchio in esame come segno distintivo del sito internet del giornale non è contestato dal ### e comunque è anche documentato dalle stampe di pagine web che riportano articoli di stampa risalenti al 2010 e al 2013 e già recano il marchio stesso (cfr. doc.  15 di parte attrice); - è documentata anche la notorietà non solo locale dello stesso, considerate le centinaia di migliaia di accessi al sito effettuati negli anni dal 2017 al 2020 da parte di utenti non solo appartenenti al territorio di ### ma sparsi sul territorio nazionale, ed in parte anche estero (cfr. docc. 9,10,11 di parte attrice). 
Per quanto attiene la malafede, essa è evidente, se si considera che il convenuto ha presentato la prima domanda di registrazione del marchio pochi giorni dopo aver comunicato il recesso dalla società, e la seconda appena qualche mese dopo. E questo nonostante lo stesso marchio fosse pacificamente usato dalla società per contraddistinguere le pagine del proprio giornale on line. In questo modo, si appalesa il tentativo, da parte sua, di appropriarsi del marchio per sfruttarlo a proprio vantaggio tentando di ottenere da ### una qualche contropartita per il suo utilizzo, circostanza confermata dalle richieste rivolte in tale senso alla controparte. 
La difesa del convenuto, su questi punti, si limita all'allegazione di avere ideato lui stesso il marchio nell'esercizio della sua attività di grafico, e di averlo poi utilizzato nell'attività di editoria svolta tramite ### circostanze su cui ha articolato anche dei capitoli di prova, per la verità generici posto che neppure specificano quando e su incarico di chi avrebbe disegnato il marchio. 
La circostanza ad ogni modo è irrilevante, posto che l'art. 12 CPI tutela l'utilizzatore del marchio, purché legittimo, e quindi il fatto che, per ipotesi, egli l'abbia disegnato su incarico della società non gli darebbe il diritto di registrarlo, essendo invece pacifico che il marchio è stato utilizzato da ### come suo segno distintivo. 
Altrettanto irrilevante è la circostanza che egli abbia avuto un qualche ruolo nella compagine sociale, non solo perché egli è entrato a farne parte solo nel 2018, molto dopo il consolidamento del preuso del marchio, ma soprattutto perché esso in ogni caso è un diritto immateriale di proprietà della società, soggetto giuridico distinto dalle persone fisiche dei soci.  10) Per quanto sin qui osservato, deve essere accolta la domanda di accertamento della titolarità del marchio in capo a ### s.a.s., e di nullità del marchio registrato, come anticipato, limitatamente al marchio registrato con n. ###1546 per la classe 41. 
Invece, la prima registrazione è legittima, essendo relativa a un settore produttivo del tutto estraneo all'attività editoriale svolta da ### 11) La domanda di garanzia proposta dal ### nei confronti di ### oltre a non trovare fondamento in alcun obbligo della società chiamata in causa, è comunque assorbita, non subendo il convenuto alcuna condanna al pagamento di somme.  12) La domanda di condanna formulata da ### invece, non appartiene alla competenza di questo ### per effetto dell'art. 18 dell'atto di modifica dei patti sociali (doc. 3 di parte convenuta), che devolve alla competenza arbitrale controversie come quella in esame. 
Infatti, la formulazione della regola pattizia, nella parte in cui stabilisce che tutte le controversie di questo tipo “dovranno essere risolte da un arbitro…” pare correttamente interpretabile nel senso di stabilire l'esclusività del foro convenzionale.  13) Tenuto conto del fatto che il rigetto della domanda per la registrazione del marchio relativo alla classe 1 non incide sull'economia complessiva del giudizio, il convenuto è integralmente soccombente su tutte le domande formulate da ### e dovrà rifonderle le spese di lite. 
Esse sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri previsti per le controversie di valore indeterminato di media complessità, applicati in misura prossima al medio per le fasi di studio, introduzione e decisione, e al minimo per la fase di trattazione, non essendovi stata alcuna attività istruttoria. 
Invece, non può essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da ### non essendovi elementi per ritenere che il ### abbia resistito con dolo o colpa grave. 
Analogamente, il ### deve essere ritenuto integralmente soccombente anche verso la terza chiamata, essendo infondate entrambe le domande formulate nei suoi confronti, e non incidendo la domanda riconvenzionale di ### nell'economia del giudizio, non avendo essa richiesto lo svolgimento di alcuna attività. 
I criteri di liquidazione sono i medesimi illustrati per le parti principali.  P.Q.M.  Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra e contraria domanda, istanza ed eccezione: - accerta la titolarità del marchio di fatto “### News” in capo a ### s.a.s. in liquidazione; - dichiara la nullità della registrazione del marchio ### n. ###1546 per la classe 41; - respinge la domanda riconvenzionale formulata da ### per l'accertamento della nullità del contratto di affitto di azione tra ### s.a.s. e ### s.r.l.s.; - respinge tutte le domande formulate da ### verso ### s.a.s.; - dichiara l'incompetenza di questo Tribunale rispetto alla domanda riconvenzionale formulata da ### s.r.l.s. verso ### per essere la competenza devoluta ad arbitro; - condanna ### al pagamento in favore di ### s.r.l.s. delle spese di lite, che si liquidano in ### oltre ### cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%; - condanna ### al pagamento in favore di ### s.r.l.s. delle spese di lite, che si liquidano in ### oltre ### cpa e rimborso forfettario nella misura del 15%.  ### 21.6.2024 ### rel.  ###